MANUAL PROPIEDAD INDUSTRIAL.pdf

Guy Bendaña Guerrero

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Temas de Derecho de Propiedad Industrial

Cuido de edición: Alicia Casco Guido Revisión de texto: Eduardo J. Saballos Almendárez Diagramación: Reynaldo Silva Flores © Todos los derechos reservados conforme a la ley Primera Edición 1998 © Guy José Bendaña Guerrero Apartado postal 3140 Managua, Nicaragua Impreso por Impreandes Presencia S.A 2


A Blanca, que ha hecho posible esta pequeña obra A la memoria de Don Henry Caldera -Pallais

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Indice PROLOGO Capítulo I. Síntesis comparativa del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, el protocolo de modificación al mismo y la ley de marcas de 1907

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1. Introducción

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2. Síntesis comparativa entre la ley de marcas de 1907, el convenio y el protocolo

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2.1. Diferentes sistemas para la adquisición de las marcas

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Planteamiento de la posible vigencia de una marca adquirida bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que no fue renovada después de haber entrado en vigencia el Convenio

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2.2. Diferente enumeración de los signos cuyo uso y registro como marca está prohibido

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i) Prohibiciones de conformidad con el Convenio ii) Prohibiciones de conformidad con el Protocolo

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2.3. ¿Quiénes están facultados para solicitar y obtener la titularidad de los signos distintivos?

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2.4. Solicitud, requisitos y procedimiento para el registro de marcas

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a) Cantidad de signos distintivos que pueden acumularse en una solicitud b) Exigencia de documentos que deben ser agregados a la solicitud de Registro c) Requisitos del poder d) La Gestión Oficiosa e) Requisitos de la solicitud de registro f) Cotitularidad de las marcas g) Presentación de las solicitudes, pedidos y comunicaciones h) Notificaciones i) Procedimiento de la solicitud de registro j) Diferencia fundamental del procedimiento entre el Convenio y el Protocolo k) División de solicitudes

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Temas de Derecho de Propiedad Industrial 2.5. Desistimiento

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2.6. Caducidad

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2.7. Prescripción

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2.8. A quien corresponde el mejor derecho entre inscripciones de marcas idénticas

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2.9. Vigencia de la marca

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2.10. Procedimiento en la oposición

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2.11. Recursos

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2.12. Facultades más amplias del Registrador

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2.13. Clasificación de productos y servicios

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2.14. Traspaso de las marcas

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2.15. Las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nombres comerciales, emblemas, las señales de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, traspaso, licencias de uso e inscripción de cambio de nombre del titular

42

2.16. El derecho de prioridad

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2.17. Prerrogativas del titular de la marca

43

2.18. El derecho de seguimiento

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2.19. Pérdida del derecho sobre la marca

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2.20. La cancelación de la marca por falta de uso

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2.21. La reivindicación del derecho sobre el signo distintivo

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2.22. Competencia desleal

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Principales deficiencias del convenio

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4. Principales deficiencias del protocolo

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5. Conclusión

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Capítulo II. La Marca Notoria

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6. Concepto

55

6

Guy Bendaña Guerrero 7. Marcas Notariales Mundiales y Célebres

55

8. Protección de la Marca Notoria en el protocolo de modificación

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9. Idea sobre un sistema internacional de registro

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10. Alcance de la protección de la Marca Notoria

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Capítulo III. La competencia desleal

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11. Introducción

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12. Definición

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13. Niveles de las transacciones

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14. Breve Reseña Histórica

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14.1. Edad Media

62

14.2. Modelo Paleo Liberal

62

14.3. Modelo Profesional

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14.4. El Modelo Social

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14.5. La regulación de la competencia desleal en Nicaragua

66

14.5.1. La Ley de Patentes de Invención y la Ley de marcas de Fábrica de 1907

66

14.5.2. Disposiciones del Convenio Centroamericano

66

14.5.3. Disposiciones del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano

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14.6. La Competencia desleal en las Convenciones de las cuales es miembro Nicaragua

67

14.6.1. La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

67

14.6.2. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

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15. Competencia ilícita o prohibida y competencia desleal

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16. Relatividad del concepto de competencia desleal

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17. La técnica jurídica de represión

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7

Temas de Derecho de Propiedad Industrial 17.1. Represión mediante la aplicación del principio de la responsabilidad extracontractual

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17.2 Represión mediante ley especial

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18. supuestos Típicos

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19. Naturaleza y contenido de la acción de competencia

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20. Territorio

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21. Objeto de la protección

77

22. Relación de competencia

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23. No es necesaria la producción del daño para que se reprima la competencia desleal

78

24. Cláusula general prohibitiva

79

25. Supuestos concretos de competencia desleal

80

25.1. Actos o conductas para aprovecharse del esfuerzo de otros participantes en el mercado

80

25.2.1 Actos de confusión

80

25.2.2. Imitación

83

25.2.2.1. Imitación de iniciativas

83

25.2.3. Explotación de la reputación ajena

85

25.3. Actos de comparación

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25.4. Copia no autorizada

87

25.5. Violación de secretos

87

26. Actos o conductas que constituyen ataques directos a otras empresas participantes en el mercado

90

26.1. Inducción a la infracción contractual

90

26.2. Actos de denigración

93

27. Actos o conductas que inciden directamente en las posibilidades de actuación de los participantes en el mercado impidiendo el funcionamiento correcto del mismo

95

8

Guy Bendaña Guerrero 27.1. Actos de engaño

95

27.2. Violación de normas

98

27.2.1. Actos de competencia desleal y estado de competencia desleal

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27.3. Discriminación

101

28. Pequeña cláusula general

102

29. Medidas o providencias cautelares

103

30. Acciones contra la competencia desleal

104

31. Tipos de acciones

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a) Declarativa b) De cesación c) De remoción d) De rectificación e) De daños y perjuicios f) Penal

105 105 106 106 106 107

32. Legitimación Activa

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33. Legitimación Pasiva

110

34. El procedimiento en las acciones contra la competencia desleal en Nicaragua

110

35. Aspectos más relevantes de la sentencia N° 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996

112

a. Diferencia entre Infracción del Derecho y Competencia Desleal b. Funcionario competente para conocer de las acciones de represión de competencia desleal c. El procedimiento correcto d. Alcances del recurso de amparo en cuanto a la protección de las garantías individuales

113 114

36. Sanciones

116

37. Prescripción de la acción

117

38. Conclusiones y reflexiones

117

39. Competencia desleal en la Internet

120

40. La piratería marcaria

122

9

112

115

Temas de Derecho de Propiedad Industrial 40.1 Concepto

122

40.2 La piratería marcaria como abuso del derecho

122

40.3 El pirata no sólo se apodera de marcas notorias

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40.4 Protección en el Derecho comparado a las marcas legítimas frente al pirata

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40.5 Forma de actuar del pirata

123

40.6 El objetivo del pirata marcario es a menudo exigir un rescate por la marca ajena

124

40.7. ¿Cómo hacer frente a este viciado ejercicio del derecho?

124

40.8. Instrumentos legales para combatir la piratería marcaria

124

Capítulo IV. Las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho sobre marcas y patentes

126

41. Introducción

126

41.1 Desde el punto de vista del Derecho Marcario

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a) Defensa de las importaciones paralelas b) Cuestionamiento de las importaciones paralelas c) El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial d) El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano

127 127

41.2 Desde el punto de vista del Derecho de Patentes

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a) Definición de agotamiento del derecho de la Corte Suprema alemana en una sentencia dictada en 1902 b) Nuestra actual Ley de Patentes c) El Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales)

127 128

129 130 131

41.3 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados en el Comercio

131

Apéndice

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42. Síntesis de las sentencias de la corte suprema desde 1975

132

Bibliografía

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Principales Abreviaturas Boletín Judicial Código Civil Código de Comercio Código Penal Código de Procedimiento Civil Constitución Política

B. J. C. C.C. Pn. Pr. Cn.

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Prologo La enseñanza del Derecho de Propiedad Intelectual, en sus dos grandes ramas, el de Autor y el de Propiedad Industrial, tradicionalmente no ha sido sistemática en nuestras Universidades. Sin embargo, siendo Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, en 1995, auspicié el «Curso de Derecho de Propiedad Industrial», que impartió, precisamente, el Dr. Guy José Bendaña Guerrero. Este curso se repitió en 1997 en la misma universidad. El Derecho de Propiedad Intelectual cobra especial relevancia por el fenómeno de la globalización, la creación de la Organización Mundial de Comercio, su apéndice, los «Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad relacionados con el Comercio» (Acuerdo sobre los ADPIC), que nuestro país deberá empezar a cumplir en el año 2000 y los tratados bilaterales de libre Comercio suscritos por Nicaragua con México, Estados Unidos de América y otros países. En esta obra el Dr. Bendaña Guerrero, destacado especialista en esta disciplina, reúne los siguientes ensayos de gran actualidad: 1. Síntesis comparativa del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, el protocolo de modificación al mismo y la ley de marcas de 1907 Este ensayo trata resumida y comparativamente los aspectos más importantes de nuestra legislación en materia marcaria. En unas veinte páginas el estudioso de esta disciplina puede obtener una información general, en la que el autor subraya los aspectos más relevantes de las legislaciones comparadas, sin faltar la crítica acertada. 2. La marca notoria La marca notoria es la de gran reputación y trasciende los límites del carácter de la especialidad de las marcas. Su estudio y protección se ha intensificado desde la adhesión de nuestro país al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual relacionados con el Co13


mercio y los Tratados de Libre Comercio a los que me referí anteriormente. 3. La competencia desleal En esta materia ha habido mucha incertidumbre. La sentencia Nº 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996, dictada por la Corte Suprema de Justicia aclaró la confusión en cuanto a la autoridad competente para conocer de las demandas de represión de competencia desleal y el procedimiento correcto. En este trabajo, el autor se ocupa sistemáticamente del tema con el objeto de dilucidar algunos puntos que aún permanecen oscuros. 4. Las importaciones paralelas y el agotamirento del derecho sobre marcas y patentes Tema de mucha importancia en la actualidad debido a los Tratados de Libre Comercio, que el autor aborda con amplitud y claridad. 5. Síntesis de las sentencias de la corte suprema, desde 1975 Esta síntesis, con algunos comentarios, contribuye al mejor conocimiento de la Jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia. Considero esta obra concisa y clara como un valioso aporte a la bibliografía nacional sobre esta disciplina. Dr. Guillermo Vargas Sandino

Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Redentoris Mater (UNICA). Managua, 27 de mayo de 1998.

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Temas de Propiedad Industrial CAPÍTULO I Síntesis comparativa del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, el protocolo de modificación al mismo y la ley de marcas de 19071 1. Introducción La comparación de los ordenamientos jurídicos sobre los signos distintivos mencionados en el título de este ensayo, es útil para tener diversos puntos de referencia y una mejor comprensión de la jurisprudencia nicaragüense en esta disciplina. Esta es una comparación a grandes rasgos de las disposiciones o aspectos más relevantes, principalmente del Convenio y del Protocolo. La Ley de Marcas de 1907 fue derogada por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial2, ratificado y depositado por nuestro país desde el año 1968, el cual entró en vigencia a partir del 16 de Septiembre de 1975, porque ese año fue depositado el instrumento de ratificación por Guatemala, tercer país que debía hacer tal cosa para que entrara en vigencia, ya que antes lo habían aprobado, ratificado y depositado Costa Rica y Nicaragua. El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial3 únicamente ha sido aprobado, ratificado y depositado su instrumento de ratificación por Nicaragua (Decretos Nos. 1439 del 26 de junio de Varios puntos de este tema fueron tratados por el Dr. Julián Bendaña Silva en su ensayo sobre la Jurisprudencia Marcaria publicado en la Revista Jurídica de la Barra de Abogados. 2 En adelante me referiré a él como el Convenio. 3 En adelante me referiré a él como el Protocolo. 1

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1996 y 17-96 publicados en las Gacetas Nos. 143 del 31 de julio de 1996 y 247 del 30 de diciembre de 1996, respectivamente). Sin embargo, ha encontrado objeciones de carácter constitucional por los congresos de Guatemala y Costa Rica. En Nicaragua se han presentado al menos dos recursos de amparo por inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 1439, que lo aprobó, por violentar nuestra constitución política.

2. Síntesis comparativa entre la ley de marcas de 1907, el convenio y el protocolo 2.1. Diferentes sistemas para la adquisición de las marcas La Ley de Marcas de 1907, seguía el SISTEMA DECLARATIVO para la adquisición de las marcas. De conformidad con el artículo 6 el retardo en la renovación de las marcas no producía la pérdida de los derechos al uso exclusivo de las mismas y el artículo 22 establecía que la duración de la propiedad de las marcas de fábrica es indefinida; pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año, del establecimiento, fábrica o negocio en que se haya empleado. De acuerdo con este sistema, el derecho sobre las marcas es un derecho natural de propiedad y no una mera creación de la ley. Al ocupar una marca de forma continua el usuario asegura para sí la posesión de la misma y si, eventualmente, otros llegaban a requerir el registro de esa marca, tendrá el derecho de reivindicar la propiedad frente a la solicitud de registro posterior o, como claramente dijo la Corte Suprema de Justicia en el considerando ll de la sentencia de las 11:30 A.M. del 21 de Agosto de 1931: «la propiedad de la marca se adquiere por el primer uso de ella, y el registro de la misma es solo declarativo de propiedad, y sirve para justificar, sin haber de recurrir a otros medios, una fecha cierta en la posesión, y para que el propietario pueda ejercitar los derechos especiales y privilegiados con que la ley protege las marcas registradas. Pero el hecho de un regis16


tro posterior que efectúe un tercero, de una marca anteriormente poseída por un primer usante, no despoja a éste de su derecho el cual mantiene aún una acción para anular el registro efectuado». El jurista argentino don Pedro Breuer Moreno, en su obra Tratado de Marcas, página 574, describe de la siguiente forma las características del sistema declarativo: «1º La propiedad de una marca es adquirida por quien primero la usa, aun sin necesidad de registro, y se conserva mientras no la abandone expresa o tácitamente, en forma que no deje lugar a dudas; 2º El depósito confiere ciertas acciones (las criminales). Pero aun después de caducado el depósito, el titular puede accionar civilmente en defensa de su marca; 3º Los depósitos efectuados por quien no tenga prioridad en el uso, carecen de valor. El legítimo propietario, aun sin depositar la marca, puede impedir, mediante acciones, que quien la depositó continúe usándola; 4º Y si el legítimo propietario la deposita, aun efectuado el depósito por ese tercero, puede perseguirlo criminalmente, sin que a ello obste el depósito que efectuó; 5º El depósito crea una presunción de propiedad a favor de quien lo efectúa, sujeta a prueba en contra; 6º Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito se considera acto de apropiación. De dos personas que no la usan se considera con mejor derecho a quien primero la depositó continúe usándola». En cambio el Convenio Centroamericano sigue el SISTEMA ATRIBUTIVO o CONSTITUTIVO, que en la actualidad siguen la mayor parte de las legislaciones de los países americanos y, aun, del mundo para la adquisición de las marcas. Así el Arto. 17 del mismo dice: «La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la certificación de registro, expedida por la autoridad competente»4. El Arto. 18 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial autoriza la presentación de oposiciones fundadas en marcas no registradas. 4

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No obstante, los incisos a) y b) del Arto. 44 del Convenio Centroamericano, atemperan el rigor del sistema atributivo. El Protocolo adopta un SISTEMA MIXTO, puesto que, aunque en el Arto. 5, reconoce los derechos de prelación de quienes han usado una marca por lo menos durante tres meses, el Arto. 26, párrafo 1), primera parte, establece que «La propiedad de una marca y el derecho de excluir a terceras personas de su uso se adquiere por el registro». Planteamiento de la posible vigencia de una marca adquirida bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que no fue renovada después de haber entrado en vigencia el Convenio Uno de los casos resueltos recientemente por la Corte Suprema de Justicia giró en torno al alegato de que si una marca que hubiera sido registrada bajo la vigencia de la ley de marcas de 1907, es decir, con el sistema declarativo, conserva su vigencia aunque no haya sido renovada de conformidad con las disposiciones del Convenio Centroamericano. La Corte Suprema, en la sentencia No. 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996, en el considerando V, dijo: «En cuanto a lo alegado por el Dr. Salinas F., en su referido carácter, sobre la vigencia de las marcas que estuvieron inscritas a favor de su mandante pero que vencieron por falta de renovación, esta Corte Suprema en sentencia No. 85 de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del 24 de octubre de 1994, dijo: «Asimismo continúa el recurrente quejándose de que el citado funcionario violó el repetido Arto. 130 Cn. al darles valor legal a los registros de marcas vencidas de la sociedad «NICAR QUIMICA S.A,» en el considerando Segundo de su resolución Al respecto es oportuno el observar que de conformidad con el Arto. 24 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad industrial , los derechos concedidos por el registro de una marca duran diez años, que pueden ser renovados indefinidamente por otros términos iguales. Al estar vencidas las marcas de la entidad «NICAR QUIMICA S.A.», las mismas no tienen ningún valor como bien dice el recurrente con 18


fundamento en lo dispuesto en el Arto. 17 del expresado Convenio el que consagra el sistema atributivo para la adquisición de las marcas». Cabe observar que, aunque las marcas vencidas hayan sido registradas bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que establecía que las marcas se adquirían por su uso, debe aplicarse el Arto. V, regla 10ª del Título Preliminar del Código Civil, de conformidad con el cual, para conservar el derecho sobre las marcas era necesario renovarlas de conformidad con la nueva ley, es decir, con los Artos. 24, 222, y 223 del citado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. En la sentencia de las once y media de la mañana del 28 de enero de 1914, B.J. 342, Considerando II, este Supremo Tribunal dijo: «Empero no valen las objeciones hechas por el señor Goodman o su apoderado. 1º Porque la aplicación de las nuevas disposiciones cabe de lleno conforme a la regla décima, artículo V del título preliminar del Código Civil. No hay la retroactividad que se alega, porque quien tiene un derecho conforme a la ley, lo tiene sujeto a las condiciones previstas en la misma ley, y la regla precitada dice: «10ª Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargos, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley». Además, el Decreto Nº. 8 de fecha 7 de enero de 1956, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 8, de fecha 10 de enero de 1956, reformó tácitamente los Artos. 6 y 22 de la Ley de Marcas de 1907, por cuanto el Arto. 4 de la misma establecía: «Para todos los efectos a que se refiere el artículo 7 del Decreto Nº. 165 de 21 de diciembre de 1955, los registros o renovaciones de marcas cuyo término de diez años expirase antes del 31 de enero del año en curso continuarán vigentes hasta el 29 de febrero de este mismo año». En efecto, si las marcas hubieran tenido duración indefinida, el legislador no hubiera prorrogado la vigencia de aquellas cuyos términos expirasen antes del 31 de enero de 1956".

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2.2. Diferente enumeración de los signos cuyo uso y registro como marca está prohibido La enumeración que hacía el Arto. 3 de la Ley de Marcas5 de los signos impropios era mucho más escueta que la del Arto. 10 del Convenio. Entre sus principales diferencias tenemos: La ley de marcas, excluía como marcas únicamente a los signos genéricos, siguiendo en esto el sistema francés. En cambio, el Convenio excluye también los signos descriptivos, adoptando así los sistemas francés y alemán. i) Prohibiciones de conformidad con el Convenio Los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), ll), m), n), q) y r) del Arto. 10 del Convenio contienen las inadmisibilidades de los signos distintivos por razones intrínsecas y los incisos i), ñ), o) y p) del mismo artículo contienen las inadmisibilidades de los signos distintivos por razones extrínsecas. El mencionado artículo del Convenio Centroamericano excluye, además de los signos excluidos en la derogada ley de marcas de 1907, los siguientes6: El Arto. 3º de dicha ley establecía lo siguiente: «La designación del signo, nombre o dibujo que constituya una marca, corresponde al productor del artículo al cual se destina; pero no podrán usarse en la República como marcas: I)Las simples denominaciones genéricas o nombres de instituciones públicas; II) Todo signo que está en pugna con la moral o que tienda a ridiculizar ideas, personas, objetos o instituciones que a juicio del Registrador de la Propiedad Industrial, sean dignas de general consideración; III) Las armas, escudos y emblemas nacionales; IV) Las armas escudos y emblemas de naciones, Estados o Corporaciones políticas extranjeras, sin su respectivo consentimiento; V) Los nombres, firmas y retratos de personas existentes, sin su consentimiento; VI) Las marcas idénticas o substancialmente parecidas a las que ya estuvieren registradas cuando se pretenda amparar con las primeras, productos de la misma clase de los protegidos por las últimas». 6 Respecto a la bandera y demás símbolos patrios, el Decreto No. 1523 del 28 de noviembre de 1968, publicado en la Gaceta No. 17 del 21 de enero de 1968, prohibe el uso de los símbolos y emblemas nacionales para distintivos y propaganda de empresas y establecimientos comerciales o industriales y establece multas de quinientos córdobas a los infractores. 5

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i) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas en cualquiera del los Estados miembros del Convenio. La prohibición de usar o registrar como marcas o como elementos de las mismas, los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja, tiene su origen en la convención de Ginebra del 6 de Julio de 1906, para el mejoramiento de los heridos y enfermos en los campos de batalla. (Arto. 23 y 27 de dicha Convención). ii) Los diseños de monedas o billetes de curso legal; las reproducciones de títulos-valores y demás documentos mercantiles o de sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general. iii) Los nombres técnicos de los productos. iv) Los nombres comunes de los productos. v) Los nombres que se hayan hecho de uso común. No se incluye en esta prohibición, a diferencia de otras legislaciones, las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su registro. vi) Los adjetivos calificativos. vii) Los adjetivos gentilicios. viii) Las figuras descriptivas. ix) Las denominaciones o frases descriptivas7. 7 el autor brasileño Joa Da Gama Cerqueira, refiriéndose a las marcas de medicamentos compuestos por radicales, dice: «Todas estas radicales, prefijos y sufijos siendo de uso común no pueden constituir objeto de derecho exclusivo. Lo cual, sin embargo, no significa que se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registradas, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho de usarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los productos» (Tratado da Propiedade Industrial, Vol. I, páginas 409 y 410).

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x) Los envases que sean del dominio público. xi) Los envases que se hayan hecho de uso común o que carezcan de originalidad. xii) Los signos que sirven para designar la especie, calidad, cantidad, valor o época de elaboración de los productos. xiii) la forma usual de los productos. xiv) Los colores aislados. xv) Las simples indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen xvi) Los mapas, aunque pueden usarse como elementos de las marcas. ii) Prohibiciones de conformidad con el Protocolo El Protocolo divide las inadmisibilidades de los signos distintivos en: a) por razones intrínsecas y b) por derechos de terceros (Artos. 8 y 9). Además de las prohibiciones contenidas en el Convenio Centroamericano, el Protocolo de Modificación establece las siguientes prohibiciones: i) Por razones intrínsecas: a) Que el signo distintivo consista en una letra o en un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en forma especial y distintiva; b) que sea idéntico o se asemeje a una marca que haya vencido y su registro no haya sido renovado, dentro del año del vencimiento de dicha marca; c) que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin la autorización de la autoridad competente de ese Estado; d) que consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en algún país extranjero con el cual se haya concluido un tratado al respecto; ii) Por derechos de terceros: a) Si el signo distintivo es 22


una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; b) si el uso del signo distintivo fuere susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida; c) si el signo constituyera una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida; d) si el uso del signo fuera susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; e) si el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal; y f) además del nombre prohibe el registro del seudónimo y del hipocorístico8. 2.3. ¿Quiénes están facultados para solicitar y obtener la titularidad de los signos distintivos? El Convenio establece en el artículo 78 que salvo lo dispuesto en el literal a) del artículo 359, solamente las personas naturales y jurídicas a que se refiere el artículo 2 del Convenio Centroamericano10 podrán solicitar y obtener protección sobre los signos distintivos. No aparece en el Protocolo una disposición igual a ésta. Tal omisión se debe a que se quiere permitir el registro de marcas a favor de las llamadas «holding companies». Tampoco la Ley de Marcas de 1907 tenía disposiciones al respecto. Los solicitantes de signos distintivos, de conformidad con el Arto. 79 del Convenio Centroamericano, podrán gestionar ante el Registro por sí, con auxilio de Abogado, o por medio de manDícese delos nombres que en forma diminutiva, abreviada o infantil se usan como designaciones cariñosas, familiares o eufemísticas. 9 Este inciso se refiere a las marcas colectivas adoptadas por cooperativas, sindicatos, asociaciones gremiales y demás entidades públicas o privadas similares, aunque no tengan empresa o establecimiento, para distinguir los productos, mercancías o servicios de todos los individuos que forman parte de la misma. 10 Este artículo establece que las disposiciones del Convenio son aplicables a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda que sean propiedad o en que tenga interés cualquier persona natural o jurídica que sea titular de un establecimiento comercial, o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios. 8

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datario que sea Abogado, según lo determine en cada caso el derecho interno de los Estados Signatarios11. 2.4. Solicitud, requisitos y procedimiento para el registro de marcas a) Cantidad de signos distintivos que pueden acumularse en una solicitud De conformidad con la Ley de Marcas de 1907 se podían incluir cuantas marcas quisiera el solicitante, aunque correspondieran a clases diferentes, siempre que pertenecieran al mismo titular. El Convenio establece en el Arto. 89 que en cada solicitud sólo podrá pedirse el registro de una marca, un nombre comercial o de una señal de propaganda. La solicitud de una marca únicamente podrá comprender mercancías, productos o servicios incluidos en una clase. El Protocolo permite acumular en una solicitud de registro de una marca las diferentes clases que protegerá (inciso h) del Arto. 10). b) Exigencia de documentos que deben ser agregados a la solicitud de Registro La Ley de Marcas de 1907 no exigía más documento que el poder, que debía ser presentado con cada solicitud, aunque ya se hubiera presentado antes y el recibo fiscal que comprobara el pago de la tasa establecida. El Convenio establece, además del poder, el cual puede indicarse que ya se acompañó al presentarse otra solicitud, el requisito de acompañar junto con la solicitud el certificado de registro de la marca en el país de origen o una declaración jurada si la marca es originaria de un país no miembro del Convenio. 11

En Nicaragua está vigente el Decreto Legislativo No 1289 del 2 de Enero de 1967.

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Cuando la marca es originaria de un país miembro del Convenio debe acompañarse con la solicitud el certificado de registro en el país de origen o una constancia de prioridad. Ambos documentos no requieren legalización. El Protocolo ha eliminado el requisito anterior, pero debe acompañarse con la solicitud el recibo fiscal correspondiente al pago de la tasa básica. c) Requisitos del poder En cuanto a los requisitos del poder, el párrafo segundo del artículo 81 del Convenio, establece que: «El mandatario deberá tener, en todo caso, poder bastante para comparecer en juicio, ante las autoridades administrativas o de lo contencioso-administrativo y para responder a todas las reclamaciones o demandas que se presenten por causa de la solicitud de registro»12. «Si nada en contrario se estipula, el mandatario se entenderá suficientemente autorizado por el poderdante para oponerse al registro de cualquier otra marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda igual o semejante a las que se encuentran registradas a su nombre o en trámite de registro». Los poderes otorgados en el extranjero deben legalizarse de conformidad con el derecho interno de cada uno de los Estados Contratantes. Los poderes otorgados en cualquiera de los Estados Miembros no requerirán de legalización alguna para surtir efecto en otro de los Estados Contratantes (Arto. 81 del Convenio Centroamericano). El Protocolo regula lo referente al mandato en los incisos 1 y 2 del Arto. 81. Requiere que el apoderado esté domiciliado en Nicaragua y no establece que los poderes otorgados en el extranjero deban legalizarse, pero se debe aplicar la norma geneSiendo escritos los juicios administrativos y de lo contencioso administrativos el poder con que se debe gestionar en ellos debe constar en escritura pública (Arto. 71 Pr. Ord. 1), B.J. 145 de 1980. 12

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ral en tal caso (inciso 4° del Arto. 1129 Pr. y Arto. 4° de la Ley de 3 de Mayo de 1917).13 La Ley de Marcas de 1907 no tenía disposiciones expresas sobre el mandato. d) La Gestión Oficiosa En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador de la Propiedad Industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso, que sea Abogado, con tal que dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder a las resultas del asunto si el interesado no aprobara lo hecho en su nombre (Arto. 80 del Convenio e inciso 3) del Protocolo). No hay ninguna diferencia. La Ley de Marcas de 1907 no tenía disposiciones expresas sobre la gestión oficiosa. e) Requisitos de la solicitud de registro El artículo 83 del Convenio enumera los requisitos de la solicitud como son: a) la designación precisa de la autoridad a quien se dirige, la cual no es otra que el Registrador de la Propiedad Industrial14 b) el nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del solicitante y el nombre, profeDebe notarse que el Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 56 que «Cualquier Estado Contratante podrá aceptar que los documentos que se presenten al Registro como sustento de alguna solicitud, pedido o comunicación y, en su caso, las traducciones de esos documentos, estén libres de toda autenticación, legalización u otra certificación que no sea la de la autoridad que emitió el dictamen. 14 Ya en prensa este libro fué publicado en la GDO # 102 del 3 de junio de 1998, ley # 290 «Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo» de fecha 1 de junio de 1998 la cual entrará en vigencia 90 dias después de su publicación. En el inciso d) del Arto. 22 (relativo a las funciones del ministerio de fomento industria y comercio)sucesor del ministerio de economía y desarrollo se establece como una de sus funciones la de «administrar el registro de la propiedad industrial e intelectual de manera que el nuevo nombre del mencionado registro es: «Registro de propiedad Industrial e Intelectual». 13

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sión y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por medio de apoderado. c) la descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión los elementos esenciales o su principal signo distintivo. A cada solicitud debe adherirse o pegarse un modelo o reproducción de la marca a que se refiera. Es conveniente hacer un par de observaciones a este inciso. Por una parte, es sumamente difícil describir ciertas marcas figurativas de formas caprichosas, por lo que la descripción por lo general no coincide con lo descrito y, por otra, es lógico que solamente deban adherirse los modelos de marcas no nominativas, como las figurativas o las mixtas, ya que las nominativas están escritas en el texto de la solicitud. Es más, en la actualidad, con el uso del «scanner», las marcas no nominativas pueden imprimirse en el texto, por lo que no hay necesidad de adherirlas o pegarlas a la solicitud. El Protocolo ha eliminado el requisito de la descripción de la marca. d) La enumeración precisa y concreta de las mercancías o servicios que distinguirá la marca, con especificación de la Clase a que correspondan. Este inciso está en concordancia con el artículo 23 del Convenio Centroamericano, que estudiamos anteriormente con relación al principio de la especialidad de las marcas. e) Indicación del país de origen de la marca y, cuando ésta sea centroamericana, del número y fecha de su registro en dicho país o expresión de que se encuentra en trámite en el mismo. f) Indicación de la clase de marca de que se trata, según el artículo 9. g) declaración formal de que el solicitante es titular de un establecimiento comercial, una empresa de servicios o de una explotación industrial en el territorio de alguno de los Estados Contratantes o en el extranjero y su dirección. 27


h) Las reservas que se hagan respecto del tamaño, color o combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan en el modelo. Las reservas que no aparezcan en el modelo carecerán de todo valor. i) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial para recibir notificaciones. j) Indicación concreta de lo que se pide. Obviamente el registro del signo distintivo solicitado. k) Lugar y fecha de la solicitud l) firma autógrafa del solicitante, mandatario o representante legal. También se exige la presentación de la constancia de haber obtenido el consentimiento a que se refiere el literal h) del artículo 10 y, en su oportunidad, el documento auténtico que acredita la existencia de los premios, medallas, diplomas y galardones a que alude el Arto. 11 del Convenio Centroamericano. Respecto a la exigencia de la presentación del certificado de registro en el país de origen, de la declaración jurada de adopción de marca o de constancia de prioridad, considero que con fundamento en el principio del trato nacional, ninguno de estos documentos debe ser exigido a los solicitantes súbditos o residentes de países unionistas (miembros del Convenio de París)15. Los documentos que deben ser acompañados con la solicitud, de conformidad con dicho Protocolo, son el poder o mencionar que ya fue presentado con indicación de la fecha, el motivo de la presentación y el número de expediente (Arto. 81 inc. 2) el comprobante de pago de la tasa básica ; los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del Arto. 8 y los incisos f) y g) del Arto. 9, cuando fuere pertinente y la declaración de prioridad y los documentos 15

El Protocolo ha eliminado este requisito.

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requeridos cuando el solicitante desee invocar el derecho de prioridad El Arto. 86 del Convenio establece los requisitos de las solicitudes de registro de los nombres comerciales. El Protocolo establece los requisitos de la solicitud en el Arto. 10, que se podrá hacer llenando el formulario uniforme Nº 1, que está agregado, junto con los otros, al Reglamento del Protocolo. El Arto. 67 del mismo establece que, para el registro de los nombres comerciales, es aplicable el procedimiento para el registro de marcas. f) Cotitularidad de las marcas Ni la Ley de Marcas, ni el Convenio la reglamentan; en cambio, el Arto. 7 del Protocolo la reglamenta ampliamente. g) Presentación de las solicitudes, pedidos y comunicaciones La Ley de Marcas no tenía disposiciones especiales sobre la forma de presentar los escritos. Tampoco las contiene el Convenio, por lo que se aplican las normas generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil (Pr.). Sin embargo, el Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 52 que cualquier solicitud, pedido, comunicación o documento que se dirija al Registro podrá remitirse por correo postal o mediante servicios de correo especial. Así mismo, establece la posibilidad de que un Estado Contratante permita la presentación de una solicitud, pedido, comunicación o documento al Registro mediante telefacsímil, en cuyo caso la fecha y hora de presentación serán las de recepción del telefacsímil, siempre que el original llegue al Registro o, en su caso a la oficina o dependencia designada dentro del plazo de un mes a partir del día de recepción del telefacsímil. También cualquier Estado Contratante podrá ad29


mitir la presentación de los documentos anteriormente mencionados mediante correo electrónico u otro medio electrónico. h) Notificaciones La Ley de Marcas no contenía disposiciones especiales sobre la forma de hacer las notificaciones. El Convenio establece en el Arto. 101 la modalidad de notificar por medio de esquela o nota que se enviará por correo certificado a la dirección que se hubiera indicado en la solicitud, al solicitante a quien se haya presentado una oposición el auto dictado por el Registro. Esto es en el caso en que no fuere posible notificarle personalmente. Por supuesto, puede hacerse la notificación en los casos de oposición, y en cualesquiera otros, en la forma prevenida en el Código de Procedimiento Civil16. El Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 54 que los autos y las resoluciones que dicte el Registro se notificarán a los interesados ya sea en forma personal, por medio de esquela o cédula, por medio de nota que deberá enviarse por correo certificado a la dirección que se hubiera indicado, por cualquier otro medio establecido en la legislación del respectivo Estado Contratante; corriendo los términos, salvo disposición expresa en contrario, desde el día hábil siguiente a la fecha en que se notifique al interesado. i) Procedimiento de la solicitud de registro El procedimiento de registro es similar en el Convenio y en el Protocolo, con algunas diferencias. Una vez presentada la solicitud en la forma indicada en el Arto. 90 del Convenio, el registrador procede a hacer los siguientes exámenes17: a) de originalidad de conformidad con el Arto. 91; b) de forma, de conformiLa forma más común de notificar que practica el Registro de la propiedad Industrial de Nicaragua, es por medio de cédula que entrega el Secretario del Registro a la persona que encuentra en el lugar señalado para oír notificaciones, inclusive en los casos en que se notifica la admisión de una oposición. 17 En el derecho comparado encontramos países en los solamente se hace un examen formal de la solicitud para ver si reúne los requisitos de forma establecidos en la ley o 16

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dad con el Arto. 92. Si faltare algún requisito o documento, el Registrador se abstendrá de admitirla y de darle curso, pero dictará providencia mandando que si dentro de quince días siguientes el interesado hubiese corregido la omisión o defecto, se dé a la solicitud el trámite que corresponde conforme el Convenio. Dicha providencia no extinguirá la fecha de presentación de la solicitud, si la corrección se hiciere dentro del plazo indicado; y c) de novedad de conformidad con el Arto. 93. Si la marca y la solicitud pasan satisfactoriamente estos exámenes, se procede a anotar la solicitud en el libro de presentaciones (Arto. 95 del Convenio) y a librar el aviso18 para su publicación en La Gaceta por tres veces en quince días (Arto. 96). Dentro de los dos meses siguientes a la primera publicación, cualquier tercero con interés legítimo puede oponerse al registro de la marca. Si pasados los dos meses no se presenta ninguna oposición o declarada ésta sin lugar por sentencia ejecutoriada, el Registrador emitirá resolución motivada autorizando que, previo pago de los derechos de inscripción, se efectúe el registro. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese notificado la resolución, el interesado no hubiere comprobado el pago relacionado, quedará sin efecto la resolución y se archivarán las diligencias (Arto. 106). en el reglamento, sin que se examinen las condiciones de fondo (originalidad y novedad). Este sistema es el llamado sin examen previo. Aunque tiende a desaparecer aún subsiste en algunos países. En otros países se sigue el sistema sin examen previo con llamamiento a oposiciones. En este sistema se omite efectuar el examen de fondo, pero se concede a terceros la posibilidad de presentar oposiciones. También existe el sistema de previo examen, en el cual se efectúa el examen de fondo, pero no se publica la solicitud para fines de oposición. Finalmente tenemos el sistema de examen previo con publicación además para fines de oposición. Este es seguido por la mayoría de los países y es el que siguen el Convenio y el Protocolo de Modificación. 18 El inciso 1) del Arto. 16 del Protocolo de Modificación establece que efectuados los exámenes de conformidad con los Artículos 14 y 15, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado y el inciso 2) de dicho artículo señala el contenido del aviso: a) nombre y domicilio del solicitante; b) el nombre del representante o del apoderado, cuando lo hubiese; c) la fecha de la presentación de la solicitud; d) el número de la solicitud; e) la marca tal como se hubiera solicitado; f) la lista de los productos o servicios a los que se aplicará la marca y la clase o clases correspondientes. Como puede observarse, de conformidad con dicha disposición, el aviso llevará dos requisitos no contemplados por el Arto. 96 del Convenio: la enumeración de los productos y el número de la solicitud.

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El Protocolo establece los exámenes de forma y de fondo en los Artos. 14 y 15, respectivamente. Este último incluye los de originalidad y novedad. El Protocolo establece en el Arto. 11 que el Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá a trámite si ella cumple al menos con los siguientes requisitos: a) indicaciones que permitan identificar al solicitante; b) dirección o designación de un representante en el país; c) la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca; d) los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y el comprobante de pago de la tasa básica. Sin embargo, debe tomarse en consideración que, de conformidad con el inciso 2) del Arto. 5, del Protocolo, las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada solicitud. j) Diferencia fundamental del procedimiento entre el Convenio y el Protocolo Esta radica en que si la marca estuviera comprendida en alguna de las prohibiciones del Arto. 1019 del Convenio, el Registrador procede a rechazar la solicitud si la marca igual o semejante a la solicitada está inscrita. Si la marca solicitada es igual o semejante a otra solicitada con anterioridad, pero que todavía no se haya inscrito, el Registrador procede a dejar en suspenso la marca solicitada con posterioridad mientras se resuelve el registro de la primera20. En cambio, de conformidad con el inciso 2) del Arto. 15 del Protocolo, el Registro notificará al solicitante indicando las objeO de los Artos 49 y 62 si se trata de un nombre comercial o de una señal de propaganda. 20 Arto. 94 del Convenio. 19

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ciones que impiden el registro y le da un plazo de dos meses para contestar. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese contestado, o si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada. La Ley de Marcas de 1907 solamente contemplaba el examen de forma en el Arto. 7. Si éste era favorable, se mandaba a publicar el aviso para efectos de oposición. k) División de las solicitudes El Arto. 12 del Protocolo se refiere a la modificación y división de la solicitud. No obstante que considero muy improbable que en la práctica los solicitantes dividan las solicitudes de registro, por cuanto tendrán que pagar la tasa establecida, tal división podría ser útil en la hipótesis de que se presente una oposición debido a algunos de los productos que protege la marca, de manera que si ésta se divide en dos, pueda registrarse respecto a los que no han sido objetados y dejar la marca con los productos objetos de la oposición sujeta al resultado de la sentencia. El Convenio no contempla esta división. Tampoco la Ley de Marcas de 1907. 2.5. Desistimiento El Convenio dedica el Capítulo V del Título VII (Artos. 151 a 153) al desistimiento de solicitudes y oposiciones. Toda persona que hubiere presentado una solicitud u oposición ante el Registro de la Propiedad Industrial podrá desistir de ellas, cualquiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición se tenga como si no se hubiera formulado. La resolución que admita el desistimiento extinguirá las acciones que tenga el solicitante o el opositor, en su caso, dejando las cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse presentado el escrito de desistimiento. Quien haya desistido de una oposición no podrá entablar una nueva a la misma solicitud de registro, fundada en idénticas causas, ni demandar la nuli33


dad del registro, conforme lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Arto. 44. Todo desistimiento deberá formularse por escrito. El Arto. 13 del Protocolo establece que el solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubiesen pagado. Como el Protocolo no contiene ninguna disposición respecto al desistimiento de las oposiciones, deberá aplicarse este artículo por analogía. Considero más acertada la forma general, para solicitudes y oposiciones, en que el Convenio Centroamericano trata el desistimiento. La Ley de Marcas de 1907 no contemplaba esta figura. 2.6. Caducidad El Arto. 229 del Convenio establece que las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio del mismo se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno Derecho, si no se insta su curso dentro de un año, contado desde la última notificación que se hubiere hecho al interesado o interesados. El mismo artículo señala que no procederá la caducidad cuando la solicitud o la acción hubieren quedado sin curso por fuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de la voluntad del interesado o interesados. En estos casos se contará dicho término desde que el interesado o interesados hubieren podido instar el curso de los autos. El Arto. 85 del Protocolo redujo a seis meses el plazo de la caducidad, contado siempre a partir de la última notificación que se hubiere hecho al interesado o interesados. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia Nº 48, de las 10:45 a.m. del 22 de junio de 1994, refiriéndose al Arto. 229 del Convenio, dijo: «Disposición esta última congruente con el Código de Procedimiento Civil, supletorio de Ley de Amparo según 34


el Arto. 41 L. A., en el que en varios artículos dice que los términos empiezan a correr hasta después de las notificaciones. Con tales antecedentes la Corte observa que la caducidad debería haber comenzado a correr desde el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos y nunca desde el veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y nueve como sostiene el señor Ministro. Evidentemente el Ministro computó mal, actuando en contra de disposiciones expresas, yendo incluso más allá de sus funciones violando con ello el Arto. 160 Cn., que garantiza el principio de la legalidad y el art. 130 del mismo cuerpo de leyes razón por la que debe ampararse al recurrente». La Ley de Marcas de 1907 no tenía ninguna disposición al respecto. 2.7. Prescripción El Convenio establece, de manera general, en el Arto. 227 que las acciones civiles provenientes del mismo prescribirán a los tres años. El Protocolo establece diversos plazos de prescripción. Por ejemplo, el Arto. 37 del Protocolo regula la acción de nulidad del registro de la marca por haberse registrado en contravención de los Artos. 8 y 9 de dicho Protocolo y establece una prescripción de cinco años para demandar la nulidad por infracción de cualquiera de las causales del Arto. 9, pero, a la vez, establece la imprescriptibilidad de la acción cuando el registro impugnado se hubiere efectuado de mala fe. El Arto. 98 establece que la acción por infracción prescribe a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero. Sin embargo, el Protocolo no establece el plazo de prescripción para demandar la nulidad de un registro de una denominación de origen (Arto. 80).

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2.8. A quien corresponde el mejor derecho entre inscripciones de marcas idénticas El Arto. 218 del Convenio establece que: «De varias inscripciones relativas a una misma marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, se preferirá la primera, y si fueren de una misma fecha, se atenderá a la fecha y hora de la presentación de la solicitud o título respectivo en el Registro, salvo que se refieran a una misma marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda que esté proindiviso y que así conste en los documentos respectivos, en cuyo caso todas ellas tendrán la misma fuerza, y no habrá preferencia alguna». Como puede observarse, este artículo soluciona el problema de establecer quién tiene mejor derecho respecto a marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda idénticos inscritos a favor de diferentes titulares. La solución es que predomina el derecho de quien primero haya inscrito. Este artículo no toma en consideración para el reconocimiento del mejor derecho a quien haya presentado antes la solicitud de registro, sino a quien haya registrado primero, con excepción de la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda que esté proindiviso. El Protocolo no contiene ninguna disposición similar a ésta, por lo que quedará sin definirse a quién corresponde el mejor derecho en el caso planteado por el artículo transcrito del Convenio Centroamericano. La Ley de Marcas de 1907 no contenía disposiciones sobre este tema y, además, no era necesario por seguir el sistema declarativo para la adquisición de marcas. 2.9. Vigencia de la marca El término del registro marcario es por diez años y puede renovarse cuantas veces se quiera por otro término igual (Art. 24 del Convenio y 21 del Protocolo). No hay diferencia. En cambio para la Ley de Marcas 36


de 1907 el derecho sobre la marca era por tiempo indefinido y no se perdía por la falta de renovación, sino por la falta de uso. 2.10. Procedimiento en la oposición Mientras la vieja Ley de Marcas establecía en su Artículo 13 que las oposiciones se ventilaban ante el Juez común correspondiente, (en juicio ordinario de mayor cuantía, por supuesto), el Convenio establece que corresponde al Registrador de la Propiedad Industrial resolver las oposiciones (Arto. 104) en un procedimiento administrativo. El mismo procedimiento, a grandes rasgos, se mantiene en el Protocolo (Arto. 17). El término para deducir oposición es de dos meses a partir de la fecha de la primera publicación tanto en el Convenio como en el Protocolo. La Ley anterior establecía un plazo de treinta días. Con la oposición deben acompañarse los documentos en que ésta se funde y si no se tuvieren a la disposición, se deberá indicar expresamente cuales son y presentarlos dentro de los treinta días calendarios (Arto. 100 del Convenio) El Protocolo establece en el inciso 2) del Arto. 17 que si las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de presentación de la oposición. Como puede observarse, el Protocolo no exige que se indiquen expresamente cuales son las pruebas. Se ha discutido el hecho de que el Arto. 111 del Convenio establece que el Registro es un medio de publicidad y por tal motivo no debería exigirse la presentación del certificado de registro al presentarse una oposición fundamentada en una marca inscrita en el Registro. Sin embargo, ya la Corte Suprema de Nicaragua se pronunció en el sentido de que debe acatarse lo dispuesto en el Arto. 100 del Convenio21. En efecto, la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio equivocadamente, porque si el fundamento de la oposición es una marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, su existencia debe constarle al Registrador (Arto 111) dijo en la sentencia de las 11:30 a.m. del 27 de abril de 1981, B.J. 71 de ese año que la falta de presentación de los documentos que exige el Arto. 100 del Convenio Centroamericano produce el rechazo de la oposición. 21

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Así mismo, el Convenio limita en el Arto. 100 los medios probatorios al documental. En cambio, el Protocolo de Modificación no hace tal limitación en el Arto. 17. El que sea el Registrador quien falle las oposiciones de conformidad con el Convenio es de suma importancia, por cuanto, con el juicio ordinario que establecía la ley anterior, las oposiciones llegaban al conocimiento de la Corte Suprema a través del recurso de casación. Ahora la Corte Suprema conoce de las oposiciones vía el Recurso de Amparo. No obstante, el convenio Centroamericano reserva a los Tribunales de Justicia el conocimiento de las demandas de nulidad del registro de las marcas (Arto. 45). El Protocolo de Modificación establece el requisito de pagar un derecho fiscal de cuarenta pesos centroamericanos para presentar una oposición. La imposición de este derecho fiscal ha sido considerada inconstitucional por atentar contra el principio de gratuidad de la justicia por los abogados centroamericanos especialistas en esta materia. El inciso 5) del Arto. 16 del Reglamento del Protocolo establece una novedad en nuestro sistema: «Cuando la oposición o la respuesta se presentara fuera del plazo estipulado, ella se atenderá sólo en la medida en que el estado del trámite lo permitiera y sobre el fondo del asunto». Sin embargo, es criticable que esa facultad no se otorgue al Registrador cuando la oposición ha sido presentada sin el recibo del pago de la tasa. 2.11. Recursos Contra las providencias de mero trámite no cabrá recurso alguno, salvo el de responsabilidad (Arto. 158 del Convenio).

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El derecho interno de cada Estado contratante determinará qué recursos proceden contra las decisiones del registrador y formalidades para interpretarlos (Artos. 159 del Convenio y Arto. 60 del Reglamento del Protocolo). Como en la práctica es poco frecuente que se cumplan los plazos legales, el Artículo 160 autoriza un recurso verbal o escrito de queja contra el registrador si éste no dicta las resoluciones que le competen, dentro de los términos que fija el Convenio, a fin de que se le apliquen los correctivos que la legislación interna de los contratantes determine. El Decreto 2-L, de fecha 3 de Abril de 1968, establece en el Arto. 4º. que: «Todas las resoluciones que dicte el Registrador de la Propiedad de Nicaragua, serán apelables ante el Ministro de Economía, Industria y Comercio, de conformidad con el derecho común». De las resoluciones dictadas por el Ministro de Economía se puede recurrir de amparo. La Corte Suprema de Justicia, en reiteradas sentencias, ha declarado que el Ministro de Economía no puede delegar sus facultades para conocer de las apelaciones de las resoluciones dictadas por el Registrador de la Propiedad Industrial en el asesor legal del Ministerio a su cargo, ya que esta era la práctica usual. La Ley No. 290. Ley de Organización, competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, de fecha 1 de junio de 1998, la cual entrará en vigencia 90 días después de su publicación (publicadada en La Gaceta, Dario Oficial, Nº 102 del 3 de junio de 1998), en los Artos. 39 a 46 establece los recursos administrativos de revisión y apelación, sin aclarar si, para hacer uso del último, es condición sine quanón haber interpuesto el primero. Tampoco está claro si el uso del recurso de revisión no impide interponer el de apelación. El recurso de revisión debe interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto (Arto. 39)como puede observarse, no se permite la revisión «en 39


caliente», es decir, la que se presenta el mismo día en que el interesado fue notificadoante el funcionario del que haya emanado el acto (Arto. 41). El escrito de interposición deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente, el acto contra el cual se recurre, motivos de la impugnación y lugar para notificaciones (Arto. 40). Aunque no lo diga este artículo, es obvio que uno de los requisitos es la firma de quien interpone el recurso. La interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, pero la autoridad que conoce del recurso podrá acordarla de oficio o a petición de parte, cuando la misma pudiera causar perjuicios irreparables al recurrente (Arto. 42). Este recuso se resolverá en un término de veinte días, a partir de la interposición del mismo (Arto. 43). El recurso de apelación se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto, en un término de seis días después de notificado, éste remitirá el recurso junto con su informe, al superior jerárquico en un término de diez días (Arto. 44). El recurso de apelación se resolverá en un término de treinta días, a partir de su interposición, agotándose así la vía administrativa y legitimará al agraviado a hacer uso del Recurso de Amparo, mientras no esté en vigencia la Ley de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo (Arto. 45). Lo no previsto sobre el procedimiento administrativo en dicha ley, se regulará de conformidad con lo que establezca la ley de la materia (Arto. 46). Cabe observar que la referida Ley No. 290 no derogó el Decreto 2-L de fecha 3 de abril de 1968, ni expresa, ni tácitamente, por lo que a mi juicio debe seguir aplicándose dicho Decreto. No obstante, puede haber diferentes opiniones y, en última instancia, será la Corte Suprema de Justicia la que dilucide qué ley debe aplicarse para substanciar los recursos en materia de propiedad industrial. Así mismo, debe tenerse presente que muchas de las apelaciones que se interponen son contra sentencias dictadas en casos de oposiciones, de manera que debe darse la oportunidad al recurrente y al recurrido para hacer uso de sus derechos mediante los traslados de expresión y contestación de agravios, respectivamen40


te y, si la apelación debe fallarse en un plazo de treinta días a partir de su interposición, encontramos difícil que puedan darse los mencionados traslados, ya que los litigantes nunca devuelven los expedientes en el término de seis días y el Ministerio, aunque la contraparte solicite la devolución de los autos, por lo general tiene el criterio de que, como no es una autoridad judicial, no puede decretar apremio corporal en contra del litigante que no devuelve el expediente en el término de ley. 2.12. Facultades más amplias del Registrador Las facultades que conceden el Convenio y el Protocolo al Registrador de la Propiedad Industrial, son más amplias que las que le concedía la vieja Ley. Además de resolver las oposiciones22, de conformidad con el Convenio el Registrador conoce de la desaparición por cualquier causa jurídica de la empresa identificada por un nombre comercial (Arto. 57 del Convenio). El Protocolo en muchas disposiciones deja al arbitrio de cada Estado Contratante la designación de la autoridad competente para conocer de diversas acciones, pudiendo ser tal autoridad el Registrador de la Propiedad industrial. Así, por ejemplo, lo establece el inciso 2) del Arto. 38 del Reglamento del Protocolo. 2.13. Clasificación de productos y servicios El Decreto Nº 4 de fecha 7 de enero de 1956, estableció en Nicaragua la primera clasificación de mercancías (no incluía los servicios), la cual era una traducción de la clasificación estadounidense. Tanto el Convenio como el Protocolo adoptaron la clasificación Internacional de mercancías y servicios. El Protocolo también adoptó en el Arto. 90 la Clasificación Internacional de los elementos figurativos.

Se considera que esta facultad del Registrador de la Propiedad industrial es inconstitucional de conformidad con los Artos. 158 y 159 de la Constitución Política vigente, pues corresponde a los tribunales de justicia ejercer la jurisdicción y el Registrador es un funcionario administrativo. 22

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2.14. Traspaso de las marcas Mientras la Ley de Marcas establecía en su Arto. 14 que las marcas no se transmitían sino con el establecimiento productor de los objetos a que sirve de distinción, el Arto. 29 del Convenio establece la obligación de ese traspaso únicamente cuando las marcas estuvieren constituidas por el nombre comercial del enajenante. Ese mismo principio sigue el Protocolo, con la salvedad de que cuando se traspasa una empresa deben traspasarse con ella todas las marcas que le pertenezcan. 2.15. Las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nombres comerciales, emblemas, las señales de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, traspaso, licencias de uso e inscripción del cambio de nombre del titular La vieja Ley de Marcas no tenía disposiciones expresas sobre las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nombres comerciales, las señales de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, traspasos, licencias de uso e inscripción del cambio de nombre del titular al respecto. El Convenio los reglamenta, con excepción de las marcas de certificación y los emblemas. De conformidad con el Convenio, tanto el nombre comercial, como la señal de propaganda gozan de duración indefinida sin necesidad de renovación, pero el primero está sujeto a la existencia del establecimiento que identifica y la segunda a la marca o nombre comercial que formen parte de ella, en su caso (Artos. 52 y 61). El Protocolo establece el sistema declarativo para la adquisición del nombre comercial (Inc. 1) del Arto. 63) y dispone que las señales de propaganda tendrán una vigencia de diez años. Tampoco reglamenta las inscripciones de cambio de nombre. Sin embargo, reglamenta el registro de las denominaciones de origen, no así el Convenio. En cuanto a las licencias de uso, el Protocolo establece la novedad de que cualquier interesado solicite la «anulación»23 23

Considero que se ha empleado inadecuadamente el verbo anular en este artículo,

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de la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño, o perjuicio para el público consumidor. 2.16. El derecho de prioridad24 El Derecho de prioridad está regulado en los Artos. 19 a 21 e incisos b) y d) del Arto. 84 del Convenio. La independencia de los registros está regulada en el Arto. 18. El Derecho de prioridad está regulado en el Arto. 6 del Protocolo para la Protección de la Propiedad Industrial. Ambos establecen un plazo de seis meses. No se contemplaba en la Ley de Marcas de 1907. 2.17. Prerrogativas del titular de la marca El Convenio considera a la marca como un bien mueble (Arto. 31); el Protocolo no tiene ninguna disposición similar a ésta. Entre los derechos que expresamente consigna el Convenio en favor del propietario de la marca registrada pueden señalarse: oposición a que otro la registre; impedir la usurpación; prohibir la importación de mercancías que ostenten la marca usurpadora; resarcimiento de daños y perjuicios; intervenir en la denuncia de delitos; traspaso del derecho; otorgamiento de licencia de uso a terceros, en la inteligencia de que para la cesión y el permiso de uso produzcan efectos contra terceros es menester la inscripción de los actos respectivos en el Registro de la Propiedad Industrial (Artos. 26, 27, 30, 32 y 34 del Convenio Centroamericano). Los derechos conferidos al titular de una

por cuanto solamente se anulan los contratos nulos. En cambio este es un caso de resolución del contrato de licencia. 24 El Derecho de prioridad está regulado en los Artos. 19 a 21 e incisos b) y d) del Arto. 84 del Convenio. La independencia de los registros está regulada en el Arto. 18.

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marca están consignados en el Arto. 26 del Protocolo de Modificación, tales derechos consisten en actuar en contra de cualquier tercero que utilice la marca en los casos señalados en dicho artículo. El 27 establece las limitaciones del derecho sobre la marca. El 28 se refiere al agotamiento del derecho del titular de la marca. La forma en que el Protocolo trata esta teoría ha sido criticada en el foro, pues extiende los derechos del titular de la marca de forma exagerada. El Convenio establece como obligatorio el uso de las siguientes indicaciones que deben ir unidas a los productos que se distingan con marcas: «producto centroamericano hecho en...» seguido del nombre del país de origen, así como «Marca Registrada» o el signo equivalente R dentro de un círculo (r) (Arto. 16). Esta disposición no aparece en el Protocolo de Modificación. La Ley de Marcas de 1907 no reglamentaba expresamente las prerrogativas del titular de la marca. 2.18. El derecho de seguimiento Tanto la Ley de Marcas, el Convenio guardan silencio respecto a este derecho, el cual puede definirse como el derecho a controlar la suerte del producto marcado y, en particular, su «genuinidad» a lo largo de diversas comercializaciones. No se opone a la teoría del agotamiento del derecho marcario, ya que sólo se aplica en los casos en que el producto ha sido alterado, subsistiendo la marca originaria. Este supuesto es simétrico al de supresión o alteración de la marca, mientras que se mantiene la genuinidad del producto revendido25. El Protocolo lo reconoce en el inciso 1) del Arto. 28. El derecho de seguimiento es reconocido en Francia cuando como consecuencia de diversas alteraciones, el producto se torna defectuoso; en Suiza, la jurisprudencia se orienta en el sentido Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, obra cit., pág. 113, Tomo II. 25

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de que depende de la soberana apreciación de los jueces la decisión de si en un caso particular existe o no un interés legítimo en el control del producto a través de las sucesivas etapas de su comercialización, reconociéndose el derecho de seguimiento paralelamente con el reconocimiento de tal interés26. El párrafo 2 del artículo 13 de Las Regulaciones de la marca comunitaria europea reconoce este derecho. 2.19. Pérdida del derecho sobre la marca La extinción del derecho sobre la marca acontece, de conformidad con el Convenio, por renuncia de su propietario; por caducidad, cuando transcurrido el plazo de diez años del registro no se pide su renovación; y por nulidad (Art. 42). Esta última ocasionada: 1) si el registro se hizo en perjuicio de mejor derecho de un tercero; 2) si el registro se efectuó a nombre de quien tenga o haya tenido vínculos comerciales con la persona que ya hubiese registrado la marca en otro país centroamericano; y 3) si el registro se llevó a cabo contraviniendo disposiciones del Convenio (Art. 44). La caducidad es declarada por la autoridad administrativa, en tanto que la nulidad por la autoridad judicial (Artos. 43 y 45). El Arto. 37 del Protocolo regula la acción de nulidad del registro de la marca por haberse registrado en contravención de los Artos. 8 y 9 de dicho Protocolo y establece una prescripción de cinco años para demandar la nulidad por infracción de cualquiera de las causales del Arto. 9, pero, a la vez, establece la imprescriptibilidad de la acción cuando el registro impugnado se hubiere efectuado de mala fe. Indudablemente, al no estar establecido un plazo para la prescripción de la acción cuando el registro de la marca haya contravenido el Arto. 8, la intención de la ley es que acción sea imprescriptible por carecer la marca registrada de los requisitos intrínsecos para constituir un signo distintivo válido, pero debió establecerse expresamente la Yves Saint-Gal, Protection et defense des marques de fabrique, de commerce ou de service (París 1972), pág. A-18 y A-24. 26

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imprescriptibilidad porque, en los casos que se presenten, la parte interesada podrá alegar que, al no establecer el Protocolo de Modificación un plazo de prescripción para tal acción, debe aplicarse el Arto. 905 C., que establece, como regla general, la prescripción decenal de los derechos y su correspondiente acción. En los Artos. 38 y 39, el Protocolo regula respectivamente la cancelación por «generización» de la marca y por su falta de uso. Sin embargo, en ninguna de esas disposiciones reglamenta la forma de proceder para que el Registro de la Propiedad Industrial inscriba la cancelación de la marca por las mencionadas acciones, de manera que deberá procederse en la forma establecida en los Artos. 509 Pr. y siguientes. 2.20. La cancelación de la marca por falta de uso El Convenio no contiene disposición alguna al respecto27. El Arto. 40 del Protocolo establece la definición del uso de la marca. Se entiende por éste el que los productos o servicios protegidos por la marca se encuentren disponibles en cualquier Estado contratante en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en productos destinados a la exportación y el uso de la misma por parte del licenciatario. El Arto. 41 señala que no se cancelará el registro de una marca por falta de uso si ésta es justificada, por ejemplo, El Arto. 9 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial establece que: «Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que se trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro o depósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada». 27

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las restricciones a las importaciones o requisitos oficiales impuestos a los productos servicios protegidos por la marca. El objeto de establecer la obligatoriedad del uso de la marca es el de poner fin a la práctica de registrar marcas de reserva y de defensa, las cuales no cumplen con la función normal de las marcas de identificar productos o servicios y su origen, obstaculizan los registros y hacen más difícil seleccionar nuevas marcas. En México se considera que la inspección de las autoridades correspondientes es el medio más idóneo de prueba. El autor mejicano Nava Negrete niega valor probatorio a las facturas por ser documentos privados y la doctrina francesa da poco valor a la publicidad como prueba del uso de las marcas. Sin embargo, considero que las facturas, deben ser considerados medios de prueba idóneos si son expedidas por los establecimientos y se corroboran, en caso de duda, con la contabilidad de éstos, pues no es obligatorio extender documentos públicos para la compra de bienes muebles. Debe prevalecer la buena fe en el comercio, pues de lo contrario caeríamos en el ridículo de que el fabricante tendría que pactar con los distribuidores mayoristas y minoristas el que los compradores tengan que comparecer con un notario público para la compra de cualquier producto, porque de lo contrario su marca se vería expuesta a ser cancelada por falta de uso. En cuanto a la publicidad considero que es una prueba válida del uso de una marca. 2.21. La reivindicación del derecho sobre el signo distintivo Una modalidad novedosa que ha sido introducida en el Protocolo es la figura de la reivindicación del derecho al signo distintivo, establecida en el Arto. 91 y cuyo término de prescripción es de cinco años a partir de la concesión del registro. En la actualidad, como el Convenio no tiene disposiciones al respecto, si alguien obtiene el registro de un signo distintivo en perjuicio de los derechos de un tercero, por ejemplo, titular de una marca notoria no registrada en Nicaragua, tiene que de47


mandar la cancelación del registro y solicitar, a su vez el registro de su marca, lo cual se vuelve engorroso e interminable porque el infractor puede oponerse a dicho registro aunque no le asista ningún derecho, únicamente con el afán de entorpecer o retardar los trámites correspondientes. En cambio la acción reivindicatoria es suficiente para recobrar el derecho. 2.22. Competencia desleal El Convenio establece en el Arto. 65 la llamada gran cláusula general, por la cual considera competencia desleal todo acto o hecho engañoso que, como los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor y, así mismo, señala en el Artículo 66 una amplia variedad de actos cuya realización es prohibida. Esta es dada por vía ilustrativa y no de forma limitativa, puesto que al final del precepto se indica que también son actos de competencia desleal los demás que «tiendan directa o indirectamente, a causarle perjuicio a la propiedad industrial de otra persona». En tal disposición el Convenio se refiere también a las infracciones de los derechos marcarios (Arto. 66, incisos d, e, f. g, h, i). El Protocolo hace la distinción entre infracción a los derechos protegidos de conformidad con sus disposiciones (Artos. 92 y siguientes) y los actos de competencia desleal. En el Arto. 95 establece la forma de calcular la indemnización de daños y perjuicios, en el 96 las medidas precautorias; en el 97 el decomiso de los productos e instrumentos de la infracción; en el 99 la sanción penal por infracción de un signo distintivo, que puede ser de seis meses a seis años por usar en el comercio, sin el consentimiento de su titular, una marca registrada o una copia servil o una imitación fraudulenta de ella, o por usar en el co48


mercio un nombre comercial o un emblema protegidos; en el 100, la sanción penal por utilización ilícita de indicaciones geográficas, es de prisión de seis a seis años; en el 101 la multa en caso de infracción; en el 102, la aplicación de la multa; en los artículos 106 (cláusula general), 107, 108 y 109 regula lo referente a la competencia desleal. La Ley de Marcas establecía en el Arto. 18 que eran considerados reos del delito comprendido en el artículo 319 del Código Penal anterior, equivalente a los artículos 308 y 316 del actual, que serían castigados con las penas establecidos en él por la comisión de diversos actos de infracción a los derechos marcarios. Los aspectos más relevantes de la sentencia No. 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996 de la Corte Suprema de Justicia, los abordamos en el Capítulo III, dedicado a la Competencia desleal.

3. Principales deficiencias del Convenio a) Falta de reconocimiento expreso de la marca notoria. Sin embargo, en la práctica su protección se fundamenta en el inciso q) del Arto. 10 del Convenio. b) El Protocolo de Modificación al Convenio prohibe en el inciso e) del Arto 9, el registro de un signo distintivo si «constituyera una reproducción, imitación, reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado Contratante por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo».

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Como puede observarse el reconocimiento y protección da el Protocolo a la marca notoria es sumamente amplia, subsanando así la deficiencia del actual Convenio. c) Falta de obligatoriedad del uso de las marcas registradas, mediante la imposición de sanciones por la falta de uso. En otras legislaciones puede demandarse la cancelación de una marca por falta de uso, si no es usada dentro de los cinco años siguientes a su inscripción o desde la fecha de su último uso. Esta deficiencia está subsanada en el Arto. 39 de Protocolo. El Arto. 40 del mismo define el uso de la marca. d) A diferencia de otras legislaciones no contiene entre las prohibiciones para el registro de marcas consistentes en términos no registrables que se encuentren en una lengua extranjera. Esta deficiencia está subsanada en el inciso g) del Arto. 10 de Protocolo, de conformidad con el cual la solicitud del registro de una marca debe contener: una traducción de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del castellano». Cabe observar que el actual Convenio no prohibe expresamente el registro de marcas que consistan únicamente en una letra o en un dígito. El inciso f) del Arto. 8 del Protocolo contiene esta prohibición, con la salvedad de que se presente en una forma especial y distintiva. e) Falta de un período de gracia para renovar marcas que se hubieran vencido. En algunas legislaciones este período es de tres meses y en otros de seis. El Protocolo de modificación en el inciso 2) del Arto. 22 establece un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento para la renovación de la marca. No obstante la deficiencia del Convenio en este punto, el Registro de la Propiedad industrial debería conceder tal plazo de gracia de conformidad con el Artículo 5 bis, inciso 1). f) Falta de regulación de la marca de certificación. El Protocolo la regula en los Artos. 53 a 59. 50


g) Falta de una solución adecuada una vez que se produzca la unión aduanera en Centro América para la circulación de productos que lleven una marca ilícita (Arto. 228).

4. Principales deficiencias del Protocolo a) Las siguientes disposiciones del Protocolo están en abierta violación de las Constituciones de los países centroamericanos: i) Los artículos 17, 18 y 19, que le confieren al Registro de la Propiedad Industrial la potestad de conocer y fallar las oposiciones que se presenten a las solicitudes de registro de marcas, a pesar de no ser el Registrador de la Propiedad Industrial, a cuyo cargo está el Registro de la Propiedad Industrial, una autoridad judicial, sino administrativa. Violan los Arto. 159 Cn. establece que: «Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial». ii) El inciso 1) del Artículo 17 del Protocolo, establece la obligación de acompañar con la oposición el comprobante de pago de la tasa de oposición establecida, que de conformidad con el Arto. 113 del Protocolo de Modificación es de cuarenta (40) pesos centroamericanos. Esta disposición del Protocolo viola abiertamente el Arto. 165 Cn., en cuya parte final dice: «La Justicia en Nicaragua es gratuita», puesto que el Registro de la Propiedad Industrial, como anteriormente expusimos, al tramitar una oposición y dictar la sentencia correspondiente está decidiendo sobre el derecho de propiedad de una marca y, por ende, sobre el patrimonio de dos personas, con lo cual imparte justicia, pero esta justicia, según el Protocolo de Modificación no es gratuita, sino por el contrario, tiene un valor de cuarenta (40) pesos centroamericanos. iii) Al violar el principio de la gratuidad de la justicia, consignado en nuestra Constitución Política, el Protocolo viola también el Arto. 32 Cn. porque establece la obligación de pagar un derecho fiscal, expresamente desautorizado por nuestra Carta 51


Magna. viola el Arto. 44 Cn. al restringir el goce de la propiedad privada con cargas administrativas ilegales, como es la suma de cuarenta pesos centroamericanos por el derecho a presentar una oposición. iv) El inciso 1) del Arto. 114 del Protocolo de Modificación viola abiertamente el Arto. 114 de la Constitución Política de Nicaragua al establecer que: «Los montos de las tasas previstas en este Convenio podrán ser modificados por decisión conjunta de los Viceministros de los Estados Contratantes bajo cuya supervisión se encuentran las administraciones nacionales de propiedad industrial». Evidentemente la facultad conferida por nuestra Carta Magna a la Asamblea Nacional es derogada por esta disposición del Protocolo de Modificación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por la misma razón viola el inciso 27) del Arto. 138 Cn., que establece como atribución de la Asamblea Nacional: «Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrio». v) El primer párrafo del Arto. 121 del Protocolo, establece que: «El órgano rector de la integración económica centroamericana podrá modificar este Convenio así como el Reglamento uniforme. A estos efectos se tomarán en cuenta las propuestas que le eleve el foro integrado por los Jefes de las administraciones nacionales de la propiedad industrial de los países del Istmo Centroamericano». La disposición transcrita del mencionado Protocolo, viola abiertamente los incisos 1) y 12) del Arto. 138 de la Constitución Política, ya que son atribuciones de la Asamblea Nacional: 1) «Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes» y el Protocolo de Modificación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial es la ley interna sobre signos distintivos y 12) «Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos internacionales: de carácter económico, de comercio internacional, de integración regional, de defensa y seguridad, los que aumentan el endeudamiento externo o comprome52


ten el crédito de la nación y los que vinculan el ordenamiento jurídico del Estado». Estas atribuciones no pueden ser delegadas al órgano rector de la integración económica centroamericana. Esta delegación que hace el Protocolo28. vi) El inciso 1) del Arto. 119 del Protocolo establece que: «Los Estados Contratantes se comprometen a emitir un Reglamento uniforme de este Convenio dentro de un plazo de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. El Reglamento entrará en vigor mediante Acuerdo o Decreto del Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante una vez aprobado por el órgano rector de la integración económica centroamericana». Esta disposición viola abiertamente el inciso 10 del Arto. 150 Cn., ya que para que es atribución del Presidente de la República reglamentar las leyes. b) No contempla la inscripción de los cambios de nombres de los titulares de signos distintivos. c) El Arto. 67 del Protocolo establece que «El registro de un nombre comercial, su modificación y su anulación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto corresponda ...» Es obvia la mala redacción de este artículo, ya que no es posible que en una acción de nulidad de un nombre comercial pueda seguirse el procedimiento para registrar una marca. d) No contempla el nombramiento del Registrador suplente. e) No contiene una disposición igual a la del Arto. 218 del Convenio, cuya utilidad ya vimos. f) Establece el requisito de renovar las señales de propaganda (Arto. 117) pero no establece la tasa correspondiente. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en la sesión del 9 de julio de 1996 emitió un dictamen negativo en contra del Protocolo porque el artículo 121 inc. 1) del Protocolo viola el artículo 121 inciso 4) de la Constitución de Costa Rica que confiere la competencia exclusiva de aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos a la Asamblea legislativa. 28

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g) No contiene disposiciones sobre la forma de funcionamiento del Registro como las contiene el Convenio. h) En la solución de controversias (Arto. 123) no toma en cuenta a la Corte Centroamericana de Justicia, a pesar de ser esa una de las competencias de dicha Corte de conformidad con el Arto. 12 del Protocolo de Tegucigalpa y los incisos a), c) y g) del Estatuto de la Corte. i) La forma en que aborda la teoría del agotamiento de derechos, como vimos anteriormente. j) Deja en incertidumbre ante qué autoridad hay que recurrir para las demandas de cancelación de marcas, nombres comerciales, etc. No así el Convenio.

5. Conclusión El Protocolo debe ser reformado para que se ajuste a las Constituciones de los países de Centro América y se corrijan sus deficiencias. De otra forma no podrá ser aprobado por la mayoría de dichos países y no entrará en vigencia. Lo más aconsejable es reformar el Convenio para subsanar sus deficiencias, ya que ha estado en vigencia durante más de veinte años, en los cuales ha demostrado ser un instrumento eficaz y armónico.

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CAPÍTULO II La Marca Notoria 6. Concepto Por marca notoria se entiende una marca de vasta reputación, cuyo empleo por un tercero puede generar confusión acerca del origen o calidad de los productos o servicios que distingue. Desde el punto de vista práctico, el Registro de la Propiedad Industrial puede denegar un registro sobre la base de la probabilidad de confusión con aquéllas, aun cuando tales marcas no estuvieren registradas29. Saint-Gal, la define como aquélla que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va aneja una reputación importante. Como señalan Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas30, la marca notoria no tiene que tratarse de una celebridad excepcional, como a veces se ha pensado. Cuando esta condición está presente, nos encontramos frente a una marca «super notoria», «célebre» o de «alto renombre» según los términos de la doctrina belga, holandesa, suiza y escandinava. Pero una marca puede muy bien ser notoria sin haber alcanzado la celebridad.

7. Marcas Notorias Mundiales y Célebres La doctrina hace la clasificación de marcas mundiales y célebres. Las primeras son aquéllas cuya notoriedad se extiende no ya a un país determinado, sino al mundo en general. Todas las marcas mundiales son marcas notorias, pero no todas las marcas notorias son mundiales. Las segundas son las que no solaCarlos M. Correa, «Necesidad, lineamientos, alcances y propuestas específicas de reforma del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en la Revista del Derecho Industrial, números 16 a 18, año 6, pág. 488. 30 Derecho de Marcas, pág. 93, Tomo II. 29

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mente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una reputación de que los productos por ellas identificados son de alta calidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfacer al consumidor.

8. Protección de la marca notoria en el Protocolo de Modificación El Protocolo de Modificación31, siguiendo al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLC), establece en el inciso e) del Arto. 9, la prohibición de registrar como marca «una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado Contratante por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo».

9. Posibilidad de un sistema internacional de Registro La preocupación por proteger las marcas notorias ha originado la idea de establecer un sistema internacional de registro de esas marcas. Sin embargo, en una reunión del Comité de Expertos en Marcas Notorias de la OMPI, que tuvo lugar en noviembre de 1995, la mayoría de los países expresaron escepticismo sobre la posibilidad de crear tal registro internacional. El problema inicial, que impide su creación, es la falta de una definición internacionalmente reconocida del término «notoria». El comité estuvo de acuerdo que tal definición debía ser dada por la Oficina Internacional para determinar si una marca es notoria o no. La Oficina Internacional propone, como mínimo, que los siguientes criterios sean tomados en consideración: «los consumidores potenciales» o «sector pertinente de consumidores» de 31

Aún no vigente en Centroamérica.

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los productos o servicios; «los canales de distribución de los bienes y servicios» ; la «duración, extensión y área geográfica» de cualquier uso o anuncio de la marca; y el mercado compartido tanto en el territorio donde se solicita la protección, como en otros territorios. Además, la propuesta aclara que el registro o uso de la marca en el territorio en el que solicita la protección no debe ser un prerrequisito para la protección de conformidad con el concepto de «notorio». La comisión propone una disposición similar al artículo 16(3) del Acuerdo TRIPS, para incluir una protección en contra de la dilución de la marca.

10. Alcance de la protección de la Marca Notoria La marca notoria esta protegida por el Arto 6º bis del Convenio de París, con la limitación de que no incluye las marcas de servicio y extiende la protección únicamente a productos iguales o similares a los que protege la marca notoria. La actual Ley 19.039 de la República de Chile sobre Propiedad Industrial, establece la protección de las marcas notorias aun para las marcas de servicios, pero con la limitación de que los productos de la marca notoria y la marca solicitada sean iguales o semejantes32. Sin embargo, la Corte Suprema de Chile en la sentencia de fecha 17 de junio de 1994, reconoció que existen marcas cuya notoriedad es tan evidente que trasciende el principio de la especialidad de los signos distintivos. En virtud de dicha consideración, dejando sin efecto los fallos de primera y segunda instancia, acogió una oposición presentada por Kirbi A/S, dueña de la famosa marca LEGO, para distinguir, entre otros, artículos de la clase 28, en contra de la solicitud de registro de la misma marca, presentada por una empresa nacional para distinguir: «Inmobiliaria, Clase 36; empresa constructora de obras civiles, viviendas e inmuebles, clase 37; servicio de asesoría profesio-

El segundo párrafo del inciso g) del Arto. 20 de la mencionada ley chilena contiene una disposición que es muy saludable para evitar el disfrute parasitario de la marca notoria por el cual obliga al titular de dicha marca a solicitar el registro de la misma dentro de los 90 días siguientes al rechazo o anulación de la marca infractora. 32

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nal y consultoría en el campo de la ingeniería, Clase 42».33 La más amplia protección a la marca notoria la establece la legislación brasileña que la amplía aun a productos diferentes de los protegidos por dicha marca34. La marca notoria se encuentra protegida en la actualidad, además del Convenio de París, por el Arto. 16(2) del Acuerdo TRIPS, en el Arto. 1708.6 del TLC y en el Arto. 8(2)(c) del Consejo de Regulación No. 40/94 sobre la Marca Comunitaria. Sin embargo, se impone en la actualidad como requisito para obtener la protección de una marca notoria (no registrada), el que ésta sea conocida en el territorio en que se pide su protección, lo cual incrementa la dificultad de proteger tales marcas. El connotado tratadista francés Yves Saint-Gal en su interesante ensayo «La Protección de la Marca Notoria en el Derecho Comparado», dice: «la marca notoria despierta en el espíritu del consumidor la idea de una buena calidad, o cuando menos de una calidad suficiente que le libra de cualquier engaño en el momento de la compra». El mismo autor considera que el uso por parte de un tercero de una marca notoria constituye un acto parasitario que debe ser objeto de represión.

Con referencia a esto tenemos la sentencia de la Corte de París del 3 noviembre de 1958, citada por Albert Chavanne en su obra «Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre». En su parte medular la mencionada sentencia dice: «Si la protección de las marcas de fábrica no se extiende en principio más que a los objetos para la designación de los cuales ha sido depositada la marca, una marca de gran notoriedad tendrá extendida su protección a los productos similares desde el momento que los compradores han podido creer que tenían la misma procedencia. 34 El inciso e) del Arto. 9 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial también protege ampliamente la marca notoria. 33

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CAPÍTULO III La Competencia Desleal 11. Introducción La palabra competencia tiene un alcance mayor que la concurrencia de los empresarios en el mercado. Existe la competencia en los deportes, en el campo profesional y aun en el amor. Aquí nos referiremos a la concurrencia empresarial en el mercado. Los derechos de propiedad industrial e intelectual plantean problemas difíciles bajo el derecho de competencia. En primer lugar, hay una tensión obvia entre, por una parte, los sistemas que confieren monopolios legales y, por otra, los sistemas cuyo objetivo es asegurar la libre competencia. Por ejemplo, el propietario de una patente tiene durante un plazo determinado, el derecho de excluir a otros de la utilización de su invento o de la comercialización de los productos fabricados con el mismo. También tiene la facultad de disponer de su derecho en favor de terceros, mediante una cesión o una licencia, facultándoles para fabricar, usar vender o importar su producto, normalmente bajo pago de cánones u otras condiciones. Además, los derechos nacionales pueden facultar al titular de una patente a conceder a una persona la licencia de fabricar, usar, disponer o importar, únicamente en un territorio definido, y conceder a otros en otros territorios. A los titulares de marcas registradas, derechos de autor, diseños industriales, etc., les corresponden derechos similares. Es evidente que la existencia de tales derechos, y las condiciones bajo las que se conceden las licencias, pueden restringir la competencia. La mayoría de los sistemas de derecho de la competencia encuentran difícil decidir hasta qué punto los derechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser ejercidos legítimamente, o ser objeto de licencia, sin que de ello resulten unas restricciones injustificables en la libre actividad competitiva35. Christopher Bellamy y Graham Child, «Derecho de la Competencia en el Mecado Común [Eurpeo]», Nº 7-001, ps. 409 y 410. 35

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12. Definición En realidad resulta sumamente difícil dar una definición de la competencia desleal. El profesor estadounidense Edward Rogers, preguntó a sus alumnos qué definición darían de ella y uno contestó «dirty tricks», trucos sucios y, en efecto, ese esa una de las características de la competencia desleal. De un modo simpleseñala Celso Delmanto36concurrencia desleal es la competición que no debe ser hecha y más adelante se pregunta: «¿Qué es, pues, la concurrencia desleal sino el uso de medios o métodos incorrectos para modificar la normal relación de competición? Para los hechos menos graves la ley da a los perjudicados el derecho de reclamar civilmente por sus perjuicios; para los más graves y desleales, va más allá: los tipifica como delitos y como tales los pena». El Convenio de París la define como todo acto de concurrencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial (Arto. 10 bis). El artículo 65 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial la define así: «Sin perjuicio de lo prescrito en las leyes penales de los Estados Contratantes, para los efectos de este Convenio se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor». El profesor peruano Baldo Kresalja R37. la define como un tipo de actividad que persigue la atracción y captación de compradores, es decir, la formación, consolidación o incremento de la clientela, utilizando medios tortuosos que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, según la costumbre y los usos, a los principios rectores de la actividad económica y a la ley. Delitos de Concurrencia Desleal, Ed. Depalma 1976, p. 9. «Comentarios al Decreto ley 26122 sobre represión de la competencia desleal, publicado en DERECHO nº 47, diciembre 1993, de la Pontificia Universidada Católica del Perú. 36 37

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13. Niveles de las transacciones Es interesante el planteamiento que hace Von Weizsäcker (1982), citado por François Contensou38. Este autor considera que las transacciones, en el sentido más amplio del término se reparten en tres niveles distintos : a) En el primer nivel se clasifican los actos de recogida pura y simple de los recursos preexistentes, al margen de la producción. La caza, la recolección y también el pillaje. b) En el segundo nivel se sitúan las actividades que incrementan de una manera o de otra el valor o la cantidad de los recursos de los que dispone la colectividad. Se trata de la producción en el sentido tradicional del término como la agricultura, descrita típicamente por las «funciones de producción» de las teorías neoclásicas. c) El tercer nivel de actividad económica concierne al crecimiento de los conocimientos aplicables a la producción, en otros términos, a las actividades de producción de información. Si la recogida de los bienes está sometida a la libre competencia, no puede darse una actividad de producción en cantidad suficiente. Si las cosechas no están protegidas por los derechos de propiedad, la agricultura no puede alcanzar un desarrollo suficiente. De la misma manera si nada viene a limitar la competencia entre los productores, las actividades del tercer nivel, esto es, los esfuerzos de innovación, la producción de ideas aplicables a los procesos productivos (investigación y desarrollo) no alcanzan un nivel suficiente por no poder ser rentabilizados. De la misma manera que no hay agricultura si las cosechas no son protegidas del pillaje, tampoco habrá inversiones en investigación si los frutos de ésta no son protegidos del pillaje de las ideas, esto es, de la imitación. La jerarquía sugerida por Von La marca, la eficiencia económica y la formación de los precios, Cap. 6 de La Marca, pág. 170. 38

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Weizsäcker pone en evidencia los dilemas y las dificultades de toda doctrina en materia de derecho de competencia. En tal sentido pueden presentarse dos concepciones antagónicas : i) La que ignore el progreso técnico en sentido amplio y considere que toda limitación a la competencia es desfavorable al sistema económico y al consumidor en general. ii) La que considere explícitamente la importancia del progreso y de la producción de información. Sin embargo, debe tenerse presente que el progreso técnico puede ser restringido tanto por insuficiencia como por exceso de competencia en las actividades de producción de bienes y servicios. La competencia incide sobre la innovación como el soplo sobre el fuego: moderado lo aviva, excesivo lo apaga.

14. Breve Reseña Histórica 14.1. Edad Media. La Edad Media se caracterizó por una economía sin competencia, ya que solamente la corporación o el ente público local se encontraban legitimados para accionar, siendo las sanciones de carácter administrativo y penal. Sin embargo, de las corporaciones o gremios se derivó el carácter profesional, esto es, el ser fruto de la auto regulación, de un compromiso de intereses de categoría o de clase, que el ordenamiento estatal garantizaba y que paulatinamente iría pasando de un carácter igualitario (autorregulación corporativa) al afianzamiento de las empresas y grupos empresariales más fuertes, que terminarán imponiéndose como expresión «auténtica» de la ética profesional. 14.2. Modelo Paleo Liberal. La regulación contra la competencia desleal surgió en el siglo XIX de la mano del liberalismo económico.

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Este modelo era propio de la fase de despegue de las economías liberales, se caracterizaba por un escrupuloso entendimiento del principio de libertad de industria y el comercio. Se fundaba en que sólo podían reprimirse los comportamientos concurrenciales que se hallaran expresamente prohibidos por una ley especial. Era eminentemente de carácter penal. A principios del siglo XIX era impensable la formación de una legislación general sobre la competencia desleal porque se consideraba que habría de restringir la libertad de industria y de comercio. En casi todos los países la disciplina de la competencia desleal se desarrolla históricamente a partir de la primitiva tutela de los derechos sobre bienes inmateriales o de monopolio, especialmente a partir del derecho sobre la marca. En efecto, la protección contra la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas. De ahí la estrecha vinculación que siempre ha existido entre competencia desleal y propiedad industrial. Esa vinculación aparece consagrada en el derecho comparado y en los tratados internacionales sobre la materia. En Francia, la disciplina general de la competencia desleal se desarrolló, a través de la jurisprudencia, sobre la base de la cláusula general de la responsabilidad civil (Arto. 1382 del Código Civil)39. Hasta mediados del siglo XIX lo único que se castigaba por esa vía eran infracciones de los derechos de propiedad industrial, básicamente de derechos marcarios. Siempre al amparo del citado artículo, se desarrolló la doctrina general de la concurrence déloyale que corresponde al segundo modelo de regulación. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, se hacía énfasis no tanto en la violación de un derecho de propiedad industrial, como en el engaño o confusión resultante de ella. Por esta vía terminará reprimiéndose todo tipo de confusión y pro-

"Art. 1382. Todo hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a repararlo a aquel por culpa del cual haya sucedido». 39

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tegiéndose en general todos los elementos de la empresa con valor competitivo. También en Italia la doctrina de la competencia desleal se elaboró inicialmente en el marco de la normativa general sobre el ilícito civil extracontractual (Arto. 1151 del Código Civil de 1865). En España el referido modelo estuvo regulado por los Artos. 781 a 783 del Código Penal de 1822 y, posteriormente, por los Artos. 131 y 132 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902. 14.3. Modelo Profesional. La consolidación del régimen económico liberal a fines del XIX y principios del XX, comenzó a reclamar una protección general de signo profesional contra la competencia desleal. La disciplina fragmentaria, típica y penal del período anterior, muy vinculada a la propiedad industrial, es sustituida por una disciplina general, privada y eminentemente profesional, encaminada a reprimir las modalidades competitivas que la corporación de empresarios considerara incorrectas. Los intereses primariamente tutelados por la disciplina de la competencia desleal son los intereses privados de los empresarios en sus relaciones recíprocas de mercado. Se estimaba que tanto el interés público, como los intereses colectivos de los consumidores, se hallaban suficientemente protegidos de una manera indirecta; como un reflejo de la protección de la empresa. El acto de competencia desleal se configuró como una forma particular de ilícito profesional. El autor y la víctima del acto de competencia desleal sólo podían ser dos empresarios en directa relación de concurrencia entre sí. El daño concurrencial que la disciplina trataba de prevenir e indemnizar se identificaba en última instancia, con la desviación de clientela de una empresa a otra, olvidando otras formas más mediatas de alteración del juego concurrencial. Estábamos ante un «Derecho Profesional» o un «Derecho de clase». Su orientación era profundamente in64


dividualista y empresarial. Su ámbito de protección se contraía a los intereses de los empresarios competidores. La disciplina se despenalizó y privatizó. Sus sanciones típicas se situaron en los moldes del derecho privado: las acciones de cesación, de remoción y de daños y perjuicios. Este modelo también fue seguido por los países europeos a finales del siglo pasado y a principios del presente y por el Convenio de la Unión de París (Arto. 10 bis). 14.4. El Modelo Social. Surgió en los años posteriores a la terminación de la segunda guerra mundial, como una consecuencia de la quiebra del postulado ideológico que afirmaba la coincidencia entre los intereses de los empresarios concurrentes (lealtad profesional) y el interés general. En cuanto al objeto de protección, se pasó de una concepción centrada en la tutela de los intereses individuales de los competidores a una concepción fundada en la protección del orden económico del mercado en función del interés privado de los competidores, el interés colectivo de los consumidores40 y el interés público del Estado. La deslealtad dejó de ser entendida primariamente como un juicio de incorrección profesional, en función de las normas morales o convencionales de la clase empresarial, para convertirse en un juicio de inecuación a los principios del ordenamiento económico (libre competencia, tutela del consumidor, etc.). Algunas actividades anteriormente consideradas desleales fueron permitidas en muchos países, como por ejemplo la publicidad comparativa en atención a los efectos beneficiosos que podían producir desde el punto de visEl movimiento de protección a los consumidores se inició en los años sesenta de este siglo. Se basa en la idea de que existe un gran desequilibrio entre el consumidor, el ciudadano normal, y las empresas, de donde resulta que éstas pueden cometer y cometen a menudo toda clase de abusos impúnemente. Para restablecer cierto equilibrio en esas relaciones es indispensable la intervención del legislador. Se trata, por tanto, de proteger a los consumidores mediante la imposición de normas legales de carácter imperativo (Alberto Bercovitz: Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal, p. 16). 40

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ta de los consumidores; y por el contrario, ciertas prácticas permitidas, por ejemplo, el dumping y la publicidad engañosa, se prohibieron. La competencia, que era vista por el Estado liberal clásico como una «ley natural» dotada de racionalidad inmanente, se convirtió en una «ley estatal» sujeta a reglamentación. La tendencia moderna es la de reglamentar de forma general la competencia desleal, de manera que se independice del derecho de propiedad industrial, constituyéndose en un derecho autónomo. 14. 5. La Regulación de la Competencia desleal en Nicaragua41 14.5.1. La Ley de Patentes de Invención y la Ley de marcas de Fábrica de 1907. En Nicaragua, ni la ley de Patentes de Invención, aún vigente, ni la Ley de Marcas de 1907, derogada por el Convenio Centroamericano, regulan la competencia desleal con amplitud. Ambas contienen disposiciones de carácter penal para castigar la infracción a los derechos de patentes y a los marcarios (Arto. 24, incisos 1) y 2) de la Ley de patente y Artos. 18 y 19 de la Ley de Marcas de Fábrica y Comercio). 14.5.2. Disposiciones del Convenio Centroamericano. Congruente con el concepto de competencia desleal restringido a su vinculación con los derechos de propiedad industrial, el Convenio establece en el Arto. 65 la llamada gran cláusula general, por la cual considera competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artículo 66 se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de 41 Cabe observar que los códigos de comercio de Guatemala (Artos. 362 y 363), El Salvador Arto. 491 y la ley de promoción de la competencia de Costa Rica (Arto. 17) tipifican los actos que se consideran de competencia desleal, los cuales complementan las disposiciones del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial.

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las mismas o del público consumidor y, así mismo, señala en el Artículo 66 una gran variedad de actos cuya realización es prohibida. Desde luego, se trata de una guía ilustrativa y no de una enunciación limitativa, puesto que al final del precepto, en el inciso k (pequeña cláusula general), se indica que también son actos de competencia desleal los demás que «tiendan directa o indirectamente, a causarle perjuicio a la propiedad industrial de otra persona». No deja de llamar la atención, sin embargo, que en esa relación de actos de competencia desleal se incluyan actividades que por sí mismas configuran infracciones ya clásicamente tipificadas como usurpación de marcas o como infracciones a los derechos sobre las mismas. Por ejemplo: la reproducción total o parcial de una marca ajena, que es la imitación; la alteración o substitución de una marca, nombre comercial, conocida en general como falsificación; la enajenación de mercancías o servicios con marcas, nombres comerciales o señales de propaganda falsificadas, que no es sino la circulación y puesta en venta de esos signos distintivos falsificados (Arts. 66, incisos d, e, f. g, h, i). 14.5.3. Disposiciones del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano. Este instrumento, siguiendo las tendencias modernas de la doctrina, distingue entre la infracción a los derechos sobre los signos distintivos y los actos de competencia desleal y ha incorporado en el Arto. 106, como cláusula general, el párrafo transcripto del Artículo 10bis del Convenio de París. Sin embargo, la tipificación que hace de los actos de competencia desleal resulta insuficiente, pues no contempla actos tales como la revelación de secretos, la imitación de iniciativas, la inducción a la infracción contractual, etc. 14.6. La Competencia desleal en las Convenciones de las cuales es miembro Nicaragua. 14.6.1. La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Esta Convención regula la competencia 67


desleal a partir del artículo 20, que constituye una cláusula general igual al segundo párrafo del Arto. 10bis del Convenio de París. El Artículo 21 tipifica los actos de competencia desleal: el inciso a) se refiere a los actos de confusión; el b) a las falsas descripciones de los artículos; el c) a las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica de los artículos; el d) a la venta de artículos en forma tal que puedan engañar en cuanto a su origen y el inciso e) constituye una pequeña cláusula general. 14.6.2. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El artículo 10 bis, que contiene las disposiciones sobre competencia desleal, evolucionó desde su redacción original en 1900, en la Conferencia de Revisión de Bruselas, por propuesta de la delegación francesa. La finalidad de la disposición era la terminar con la discriminación existente en algunos países entre nacionales y extranjeros con relación a la protección contra la competencia desleal, extendiendo el principio del tratamiento nacional consignado en el artículo 2. Sin embrago, no se impuso ninguna obligación a los países miembros para que establecieran algún tipo de protección en contra de los actos de competencia desleal. Fue hasta la conferencia de revisión de Washington, en 1911, que el artículo se reformó de la siguiente forma: «Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal». Esta reforma fue propuesta por Gran bretaña sobre la base de que el tratamiento nacional, establecido en el artículo 2, había sido extendido a la protección contra la competencia desleal. Después fue modificado en las Conferencias de Revisión de la Haya de 1925, de Londres de 1934 y en la de Lisboa de 1958. No se le hizo ninguna modificación en la Conferencia de Revisión de Estocolmo de 1967. El artículo textualmente dice: [COMPETENCIA DESLEAL]

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«1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos a la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza el, modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos». Este artículo se ha considerado valioso porque contiene la amplia estipulación de que todo acto de competencia «contrario a los usos honestos» constituye un acto de competencia desleal. Esto significa que el fundamento de la competencia leal son las prácticas honestas y la moral. Aunque este artículo se preocupa principalmente de la conducta de los competidores, como puede observarse en los dos primeros acápites del párrafo 3, la definición general contenida en el párrafo 2), abarca no sólo a los competidores, sino también al público. Además el acápite 3 del párrafo 3) protege directamente al público consumidor.

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15. Competencia ilícita o prohibida y competencia desleal Don Hermenegildo Baylos, nos dice que la competencia ilícita implica el ejercicio de una actividad concurrencial de la que hay obligación de abstenerse; y dentro de esa competencia ilícita cabe distinguir dos modalidades, a saber: la competencia prohibida y la competencia desleal42. En la competencia ilícita o prohibida, que puede tener su origen en la infracción a una ley o a un contrato, lo ilícito resulta ser el ejercicio mismo de la concurrencia, es decir, que determinado tipo de actividad económica no puede ser desarrollado por algunos sujetos, ya que tienen la obligación de abstenerse. Existe tal prohibición, por ejemplo, cuando por ley se crean monopolios estatales, cuando la administración otorga concesiones del más diverso tipo, cuando se imponen determinados requisitos para el ejercicio de una profesión. También en los casos de los derechos de la propiedad intelectual e industrial. En sentido opuesto cabe decir que en lo que no está prohibido expresamente, la competencia es lícita y permisible. También la obligación de abstenerse puede tener origen en un convenio, tenga éste el carácter de principal o de accesorio de otro, lo que es común en los de distribución o de licencia, en virtud de los cuales una de las partes debe abstenerse de efectuar competencia para garantizar el cumplimiento de la obligación principal. Por ejemplo, en el contrato de cesión de empresa normalmente se establece la obligación del cadente de abstenerse de ejercer la misma actividad económica que constituye el objeto de la empresa cedida, al menos en el habitual territorio bajo su influencia, con el objeto de que el transmitente no distraiga la clientela adquirida cuya cesión directa es imposible y también para que no obstaculice la obtención de nueva clientela. En estos casos lo prohibido resulta ser el desarrollo de la Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, Ed. Civitas, 1978. 42

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actividad económica, aunque ella se realice con toda pulcritud y corrección En cambio, en la competencia desleal, que es la otra cara de la competencia prohibida, la actividad es en sí misma lícita y permisible, únicamente está prohibido ejercerla por determinados medios reprobables. De ello se deduce un hecho de singular importancia y es que en la competencia desleal no se considera ilícita por haber causado a otro un daño concurrencial pues éste es lícitosino el haberlo causado indebidamente. En la lucha por el triunfo del mejor, en ese campo de batalla que es el mercado, las armas lícitas son la calidad, el precio, la diversidad de prestaciones, la publicidad, que, aunque agresiva, no engañe, etc., pero no lo son aquellas que alteren la igualdad de oportunidades de los competidores, porque ello se transforma en un daño indebido del que hay que responder.

16. Relatividad del concepto de competencia desleal Según el Diccionario de la Real Academia Española, desleal es el que obra sin lealtad, y leal es ser «fidedigno, verídico, legal y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo», que, para lo que nos interesa, es una actividad que consiste en ofrecer bienes o servicios en el mercado. El oferente debe, pues, sujetarse a determinadas normasque Baylos denomina de honorabilidad y honradezfrente a los competidores y los consumidores. Así mismo, debe encuadrarse dentro de los parámetros dispuestos por el orden público económico. Pero como es fácilmente apreciable, el concepto de deslealtad no puede ser absoluto ni haber tenido en todas las sociedades y en todo tiempo el mismo contenido o igual importancia. En consecuencia, actuar deslealmente en el ámbito económico empresarial es hacerlo de modo contrario a lo que la costumbre social o la moral comercial acostumbra a admitir; de ello se deduce que por lo menos para determinadas actuaciones el juicio condenatorio variará según el lugar y el tiempo. Así, si bien el concepto de competencia desleal no deja de tener un fondo moral 71


común, se trata de una noción relativa a la época, al país y al estamento social. Como es lógico, este fenómeno de la competencia ha sido y es especialmente sensible en su regulación jurídica a la evolución de factores políticos, ideológicos, económicos y tecnológicos; y, por tanto, aquella regulación, y la estimación de lo que es o no desleal, tiene forzosamente que ser distinta en una producción artesanal, que en una economía industrializada y de tráfico masificado donde la publicidad ya no es sólo informativa, sino también agresiva y hasta agobiante, características que frecuentemente se convierten en mérito en la vida mercantil. Así mismo, siempre han formado parte del contenido de la disciplina de la competencia desleal la maniobra fraudulenta o la conducta que implica engaño, pues en todas las épocas han sido universalmente reprobadas, pero sus manifestaciones más sobresalientes presentan en el tiempo modalidades distintas.

17. La técnica jurídica de represión Como ya he dicho, «la ilicitud de la competencia desleal puede derivar jurídicamente de la aplicación del principio general que declara la responsabilidad por daño causado a otro o de la existencia de una ley especial represora» 43 . En algunos ordenamientos, donde no existe un precepto legal que de modo específico defina y prohiba los actos de competencia desleal, se ha utilizado la vía de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, y la jurisprudencia ha acogido los supuestos desleales en tal categoría. 17.1. Represión mediante la aplicación del principio de la responsabilidad extracontractual. El ejemplo típico de estos sistemas es el francés; la jurisprudencia ha sabido sancionar las actuaciones desleales con la condena a la cesación del acto y una indemnización por daños y perjuicios, considerando que competir de modo desleal es realizar un acto ilícito comprendido en 43

Baylos, obra citada, Nº. 133, p. 314.

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el artículo 1382 del Código Civil francés. Es opinión muy extendidacomo vimos anteriormenteque la jurisprudencia francesa ha elaborado un concepto amplio y previsor de competencia desleal, de eficaz aplicación práctica a la cambiante realidad. Ahora bien, la ilicitud de actuación desleal plantea el problema de la fundamentación jurídica de esa calificación. La doctrina y la jurisprudencia francesas la encuentran en la teoría del abuso del derecho, la que se extiende a los casos en que el derecho es ejercido de modo imprudente o negligente, sin motivo serio y legítimo. Pero como no es posible decir que el abuso del derecho requiere siempre la intención de causar un daño, se traslada a esta materia la idea de tanta aceptación en el derecho público de la desviación del poder, es decir, cuando el ejercicio del poder se aparta de su finalidad. Así, si bien todo competidor tiene el derecho de emplear en la actividad concurrencial sus medios, su iniciativa, debe hacerlo de conformidad con el interés público, razón por la cual si se desvía de esa finalidad su actuación debe considerarse abusiva, es decir, no puede hacer uso de la libertad de competir de una manera excesiva ya que ello significa sobrepasar los hábitos y usos sociales. También, por cierto, numerosas resoluciones jurisprudenciales francesas sobre actuaciones desleales están basadas en la mala fe, en la utilización del fraude o en la intención de causar daño a otro. En la construcción jurisprudencial francesa la competencia desleal la infracción a un deber exigido por la propia naturaleza de las cosas, por cuanto competir significa participar en una licitación utilizando medios admitidos y honrados. Conviene aclarar que esa infracción a un deber, que Ascarelli denomina «deber moral de corrección» se configura en Francia como un ilícito civil y no penal, que puede dar lugar a una reparación económica del daño. 17.2 Represión mediante ley especial. En un segundo conjunto de sistemas, mucho más numeroso que el anterior la represión en la competencia se confía a la existencia de una ley especial cuyo paradigma ha sido la ley alemana del 7 de junio 73


de 1909. Pero, como la experiencia ha acreditado que no es posible contemplar todos los supuestos de un modo estricto de acuerdo a la técnica de la tipicidad, estas leyes resumen su criterio valorativo de la ilicitud de las conductas que se tachan de desleales en una definición omnicomprensiva de todas las manifestaciones concretas de deslealtad, y que luego se complementa por una enumeración de actos que no pretende ser exhaustiva. Debe quedar aclarado que es opinión unánime de la doctrina que para considere un acto como desleal, para los efectos de la ley, basta que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, los que poseen fundamentaimente un valor ilustrativo y ejemplificador (Baylos, 317). El articulo 1º de la ley alemana de 1909 consigna la siguiente cláusula general: «El que en el tráfico mercantil realiza actos, con finalidad de competencia, que atentan contra las buenas costumbres, puede ser sometido una reclamación de cesación y de reparación del daño». Lo que sirve de defensa frente a la competencia deslealdice Fikenstscher, citado por Baylosno es ninguna exigencia relativa a la lealtad misma considerada como un valor, sino al comportamiento acostumbrado, usual, socialmente admisible. Así, cualquier criterio de valor queda supeditado por su remisión a las costumbres honestas y honradas, es decir, a lo que vienen haciendo todos, con aprobación social, lo que obliga a los concurrentes a utilizar medidas conscientes y habituales, y no excepcionales y desacostumbradas, cuyo empleo colocaría a los demás competidores en una situación de desigual e inferioridad, contraria a la esencia misma de toda licitación, en la que puede jamás admitirse ventaja de uno sobre otros44. En la extensión de la técnica de la ley especial, a muchos países, ha jugado un importante papel la existencia de la defini44

Baylos, obra citada, Nº. 135, B) pár. A), p. 318.

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ción de competencia desleal, con el valor de una cláusula general, consignada en el artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París, que ya transcribimos.

18. Supuestos típicos Como es natural, cada ley incluye su propia lista de supuestos típicos o concretos de competencia desleal, pero generalmente todas coinciden en incluir aquellos supuestos que ocurren con mayor o menor intensidad en casi todo los mercados de las sociedades modernas. Sin perjuicio de ello, éste es un campo fértil para apreciar por qué la competencia desleal no es una institución de contenido homogéneo. Lo anterior ha dado lugar, como se comprenderá, a que la doctrina proponga un gran número de clasificaciones de esos actos, teniendo como criterio básico la finalidad del acto mismo. Así, por ejemplo, para el francés P. Roubiercitado por Baylos45los medios constitutivos de la competencia desleal pueden agruparse así: a) medios de confusión (consistentes en crear confusión entre distintivos propios y los de otro comerciante); b) medios de denigración (de la persona, del establecimiento y de los productos del competidor); c) medios de desorganización de una empresa rival (divulgación de secretos de fábrica, reclutamiento de empleados, etc); y d) medios de desorganización general del mercado (publicidad engañosa, etc.). Para Baylos, por su parte, un primer grupo está constituido por comportamientos en que la nota de antijuridicidad la da de modo esencial la apropiación indebida de valores ajenos siendo el fraude el común denominador (empleo o imitación total o parcial de signos distintivos idénticos o semejantes a los de un competidor, por ejemplo); un segundo grupo está conformado por comportamientos que se caracterizan por implicar un ataque injusto a otro competidor, cuya característica común es la maquinación dañosa (ejemplo de ello lo tenemos en denigración del competidor); y, por último, un tercer grupo está conforma por aquellos 45

Baylos, obra citada, Nº. 136, p. 321, nota 175.

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comportamientos que se definen como contrarios a la verdad en la comparecencia en el mercado y cuya actuación implica engaño, tal como las afirmaciones falsas o la publicidad basada en hechos inexactos46. Otra clasificación es la de Alberto Bercovitz, que veremos al analizar las disposiciones del Convenio Centroamericano y del Protocolo de Modificación.

19. Naturaleza y contenido de la acción de competencia Como se habrá apreciado, la finalidad que persigue la acción contra la competencia desleal es eliminar el comportamiento desleal y hacer, en lo posible, que el mercado vuelva a su situación anterior; la finalidad es, pues, fundamentalmente restauradora, ya que lo que interesa es hacer cesar el ilícito desleal y suprimirlo para el futuro, y sólo en segundo término es reparadora. Si bien existen acciones penales expresamente establecidas para determinados tipos de deslealtad, es claro que la protección contra las infracciones desleales se encuadran preferentemente dentro del derecho civil. Esto ha sido aceptado en el derecho comparado, que ha dividido esas acciones en dos grandes grupos, dependiendo de la existencia o no de culpabilidad en el agente productor del acto desleal. Dentro de este último se encuentran las acciones de cesación y remoción de los efectos causados por la conducta o ilícito desleal, en las que no será necesaria la constatación de la existencia de «culpa» bastando con que se dé un acto que objetivamente pueda considerarse como desleal. El Segundo grupo comprende la indemnización de daños y perjuicios, que procederá si se da el elemento subjetivo de la existencia de «culpabilidad» en el sujeto que origina el acto desleal, aun en el caso que se haya decretado la cesación del mismo y la remoción de sus efectos47.

Baylos, obra citada Nº 136, ps. 321 y ss. Concepión Molina, «Protección jurídica de la lealtad en la competencia, 1993, ps. 98 y 99, Ed. Montecorvo, Madrid. 46 47

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20. Territorio Tanto el Decreto 2-L del 3 de abril de 1968, como el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no se refieren al ámbito territorial en el que aplicarán sus respectivas normas para reprimir la competencia desleal, dando por sabido, el primero que es el territorio nicaragüense, y el segundo, los territorios de cada uno de los Estados miembros. La aplicación de los preceptos de cada uno de esos institutos en Nicaragua será respecto a productos fabricados en nuestro país o importados a él. En los Estados Unidos de América, (caso U.S. contra Alcoa) se estimó que era aplicable el acta Sherman a conductas o empresas extranjeras siempre que existiere el propósito de afectar el mercado de ese país48.

21. Objeto de la protección La finalidad perseguida por la ley al reprimir la competencia desleal es evitar, desalentar y sancionar los actos contrarios a la libre competencia en las actividades económicas. Como sabemos, la libre competencia es, dentro de una concepción liberal, necesaria para lograr eficiencia y distribución equitativa del ingreso. Ello es además coherente con la extendida convicción de que las prácticas desleales, en lo económico, no contribuyen a que pueda desarrollarse a cabalidad esa libre competencia, razón por la que debe evitarse se produzcan y, adicionalmente, desalentar a los agentes económicos a que las practiquen y las consideren usuales. Si no se logra ese objetivo, entonces será necesario sancionar a quienes cometen esos actos ilícitos. Ahora bien, siendo el fin fundamental de esta normativa proteger el funcionamiento correcto del sistema competitivo, evitando distorsiones por actuaciones incorrectas, resulta necesario proteger a todas las partes que intervienen en el mercado, 48

Citado por Juan José Otamendi: «Competencia desleal», Ed. Avanzadi, Pamplona.

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sean empresarios o consumidores, siendo lo relevante para la aplicación de las normas esa participación en el mercado y no el hecho de que los participantes puedan ser o no calificados como empresarios49. Tomemos por ejemplo el caso de quien ha heredado una pieza de cristal y que al momento de ponerla a la venta lo hace engañando sobre su procedencia o calidad; si bien no se trata de un empresario, no cabe duda de que esa actuación estará sujeta a las normas sobre competencia desleal.

22. Relación de competencia Como hemos visto, la evolución de la disciplina hace que no se exija siempre una relación de competencia para que el acto se califique de desleal. Como veremos, ello incide en la legitimación activa para interponer las acciones por competencia desleal, ya que ella no se atribuye técnicamente a los empresarios, a los competidores directos, sino también a los consumidores, e inclusive a organismos de la administración pública.

23. No es necesaria la producción del daño para que se reprima la competencia desleal El fin que persigue la normativa es reprimir la conducta incorrecta, y para ello no es requisito la mala fe del autor ni que la conducta haya causado un perjuicio. Esto, sin embargo, no puede llevarnos a desconocer que la mayoría de los actos de competencia desleal se realizan con mala fe subjetiva, y que esa mala fe y la producción cierta de un perjuicio son jurídicamente relevantes, resultando incluso imprescindibles para el ejercicio de determinadas acciones, como por ejemplo para solicitar una indemnización por daños y perjuicios, pero no son requisitos para que un acto sea calificado como desleal, o para pedir su cesación50. Habrá, sin embargo, casos específicos en los que la ley exige que la mala fe sea un elemento determinante de la incorrección de la conducta prohibida y también para la cesa49 50

Bercovitz, Ob. Cit. ps. 5 y 6. Bercovitz, Ob. Cit. ps. 6-8.

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ción de la misma, como es el caso de la sustracción de secretos empresariales.

24. Cláusula general prohibitiva Es usual que en los sistemas de represión de la competencia desleal mediante una ley se incluya una cláusula general prohibitiva seguida de una enumeración de supuestos concretes de comportamientos sancionables. Este planteamiento, como lo pone de manifiesto la experiencia, es el más eficaz. La cláusula general establece la prohibición en unos términos que permiten incluir supuestos no específicamente previstos, sea por su carácter extraño o marginal, o bien por la evolución de las prácticas comerciales que da lugar a la aparición de nuevos comportamientos incorrectos. De lo que se deduce su necesidad, pues evita que la normativa quede obsoleta debido al desarrollo de nuevas practicas desleales51. Uno de los aspectos más significativos, al momento de evaluar una cláusula general, es conocer cuáles son los criterios que han sido seleccionados para determinar la deslealtad de una conducta o de un acto. El Convenio Centroamericano contiene la cláusula general prohibitiva en el Arto. 65, el cual establece que «para los efectos de este Convenio se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los que el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor». El Protocolo de Modificación contiene la cláusula general en el Arto. 106: «Se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que sea contrario a los usos y prácticas honestos en materia comercial».

51

Bercovitz, Ob. Cit. ps. 6-7.

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25. Supuestos concretos de competencia desleal Se ha señalado con frecuencia que uno de los aspectos más difíciles de la disciplina de la competencia desleal reside en la clasificación de sus supuestos concretos. Efectivamente, cualquiera que sea el criterio sistemático que se adopte, podremos ver cómo la mayoría de tales supuestos pueden encuadrarse en varios de los grupos de actos o prácticas que se establezcan. Por ejemplo, en la confusión suele haber imitación y la imitación en la mayoría de los casos se hace con pretensión de confundir y mediante la confusión y la imitación que la produce hay un aprovechamiento o explotación de la reputación ajena. Es, pues, evidente la íntima conexión que existe entre los tres supuestos de competencia desleal indicados. 25.1. Actos o conductas para aprovecharse del esfuerzo de otros participantes en el mercado Incluimos entre éstos los actos de confusión, imitación y explotación de la reputación ajena, por estar íntimamente conectados. En efecto, como expusimos anteriormente, en la confusión suele haber imitación, y la imitación en la gran mayoría de los casos se realiza con la pretensión de confundir y mediante la confusión y en la imitación hay un aprovechamiento o explotación de la reputación ajena y, en todos estos supuestos, el común denominador es el engaño. 25.2.1. Actos de confusión. Son actos de confusión que, sin embargo, conllevan la imitación y el aprovechamiento o explotación de la reputación ajena, los actos enumerados en los incisos a), d), e), f), g), h), i) y j) del Arto. 66 del Convenio Centroamericano. De acuerdo con la doctrina, el riesgo de confusión equivale a la amenaza de que potenciales clientes puedan sufrir un error sobre el origen de las prestaciones o sobre la identidad de los establecimientos. 80


La confusión es un acto típico de competencia desleal, en realidad, el más antiguo e importante, que aparece en toda la legislación comparada. El interés en la diferenciación en el mercado es el primer pilar del sistema de competencia, pues los empresarios deben ser premiados por su propio esfuerzo y no por el provecho ilícito que obtienen de otros; obviamente, el riesgo de confusión viola o ataca dicho interés. Por tanto, el que las actividades estén diferenciadas y sean distinguibles los productos, los servicios o los establecimientos interesa a los competidores y a los consumidores, reales o potenciales. Debe tenerse presente que los medios para crear la confusión son ilimitados. Sin embargo, para proteger el interés a la diferenciación entre empresas, establecimientos y productos se han creado los derechos sobre los nombres comerciales y las marcas. Bercovivitz ha dicho que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección de contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos, estando en el más pequeño los derechos absolutos52 y en el más amplio la protección contra la competencia desleal; por tanto, el medio de protección más fuerte se encuentra en el terreno de los derechos exclusivos, mientras que el círculo más amplio menos sóEl Arto. 26 del Convenio Centroamericano establece: «El propietario de una marca registrada tendrá los derechos siguientes: a. Oponerse a que la registre cualquier otra persona; b. Hacer cesar el uso o imitación indebida de aquélla; c. Hacer que las autoridades competentes prohiban la importación o internación de las mercancías o productos mientras se las siga distinguiendo con aquélla; d. Obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por el empleo o uso indebido; y e. Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusadora en los juicios correspondientes. En los casos contemplados en los literales b, c) y d) anteriores, el propietario podrá solicitar a las autoridades competentes el embargo, secuestro o decomiso de los productos o mercancías que la lleven ilícitamente». Podemos considerar estos derechos como los correspondientes al circulo más estrecho. 52

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lido se da en los casos de competencia desleal, ya que en este modo la protección depende de las circunstancias y de la forma en que actúa el agente desleal en el mercado. Sin perder de vista, pues, la necesaria habilidad que debe acompañar el análisis de la situación planteada, cabe decir que la diferencia se encuentra en que quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado, un objeto protegido (ej., marca registrada), mientras que en los casos de competencia desleal no se viola ningún derecho absoluto, siendo ilícito e incorrecto un acto por circunstancias concretas.53 Puede apreciarse que la disciplina de la competencia desleal cumple así una función integradora respecto de la propiedad industrial, pues el riesgo de confusión no se circunscribe a productos o servicios idénticos o similares como en las marcas, sino que puede ir más allá, al llevar al público a error al atribuir a una empresa los productos o las prestaciones de otra, error que puede incluso producirse en ausencia de una posible confusión entre signos54. De la Cuesta menciona algunas reglas para hacer un juicio sobre el riesgo de confusión. En primer término, no es imperativo que la confusión se haya efectivamente producido, pues basta el riesgo o amenaza de que se produzca. En segundo lugar, el elemento interpretativo esencial reside en la percepción que el consumidor medio tenga de la prestación de los respectivos competidores55, de su capacidad de diferenciación, con atención especial a la impresión general56. Así, por ejemplo como señala Otamendi57nada impide que un empresario use como signo diferenciador una marca no registrada pero que fue Bercovitz, Ob. Cit. p. 4. José María de la Cuesta, «Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena», en «La Regulación contra la competencia la Ley de 10 de enero de 1991», p. 37, coordinada por Alberto Bercovitz, Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 55 Otamendi, Ob. Cit. p. 141. 56 Molina, Ob. Cit. p. 274. 57 Otamendi, Ob. Cit. p. 141. 53 54

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utilizada por un tercero con anterioridad, el que no se molestó en registrarla o en renovar el registro; si bien, entonces, resulta en principio lícito su uso por terceros, ese uso podría ser desleal en la medida en que pueda provocar confusión al consumidor58. En tercer término, debe tenerse presente para el juicio acerca de la confundibilidad la impresión general producida sobre el universo correspondiente al cual pertenece ese consumidor medio59. Cabe hacer referencia, por último, a la gran importancia que tiene actualmente la publicidad en la vida mercantil que puede tomar asiento en multiples supuestos tipificados de desleales. De entre ellos destacan los actos de confusión, pues la publicidad asentada en signos distintivos es lugar adecuado para cobijar la mayoría de los supuestos de generación de riesgo de confusión. 25.2.2. Imitación. En principio, tanto el acceso al mercado como la imitación de iniciativas empresariales es libre en los países de economía de mercado. Tal libertad está limitada por la ley y por los derechos exclusivos que pudieran ser lesionados por la imitación de iniciativas. Esos derechos exclusivos son los de autor y de propiedad industrial. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial regula los actos de imitación de los signos distintivos en los incisos a), d), e), f), g), h), i), j) del Arto. 66. Sin embargo, no contiene ninguna disposición sobre la imitación de iniciativas, tal supuesto puede considerarse como acto de competencia desleal con fundamento en el inciso k) del citado artículo. 25.2.2.1. Imitación de iniciativas. Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda 58 59

Esa es la razón de la prohibición del inciso k) del Arto. 8 del Protocolo de Modificación. De la Cuesta, Ob. Cit. ps. 39-40

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reputarse como una respuesta natural a aquél60. Esta forma de competencia desleal no está contemplada expresamente en el Convenio Centroamericano, pero puede considerarse incluida en el mencionado inciso k) del Arto. 66 del mismo. El Protocolo de Modificación se refiere a ella en el inciso d) del Arto. 107, que considera que constituye competencia desleal: «la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a fin de aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales los resultados del esfuerzo y del prestigio ajeno. Debe precisarse que la imitación sistemática debe exceder a lo que se considera como una respuesta natural del mercado, puesto que no cabe impedir que los competidores oferten a su clientela, por ejemplo, bienes o servicios que respondan al gusto del día o de la moda. Las iniciativas de la competencia pueden ser imitadas lícitamente en forma aislada, pero la imitación sistemática de su conjunto supone un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por lo que se ha prohibido expresamente en las legislaciones modernas que regulan la represión de la competencia desleal, pues se trata de una competencia de obstrucción, no fundada en la calidad o en el precio, sino destinada a eliminar al competidor, trabar el funcionamiento de su empresa. La imitación, dice de la Cuesta61, también puede responder a decisiones sucesivas, típicamente parasitarias. El mismo autor señala que una imitación sistemática supone no la copia de un signo distintivo, o la violación de una patente o la imitación de tal cual iniciativa, sino la copia de toda una serie de marcas, de tipos de productos, métodos publicitarios y de venta, formas de embalajes, etc. También considera que son dos las ideas centrales. Ha de tratarse de una imitación metódica o sistemática de la iniciativas y prestaciones del competidor. No importa el relieve o la origina60 61

Artículo 13 del decreto ley peruano 26122 sobre represión de la competencia desleal. Ob. Cit. p. 46.

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lidad de lo que se imita. En segundo término la deslealtad no proviene del riesgo de confusióncomo la imitación servil sino del propósito de impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado del competidor imitado. 25.2.3. Explotación de la reputación ajena. Como señala de la Cuesta62, la explotación indebida de la reputación ajena podría servir de título para todos los supuestos de confusión e imitación, pues en todos estos casos se da el aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzos ajenos. Se considera, entre otros, como actos tendientes a explotar la reputación ajena el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que se asocien a un tercero en el mercado. Es una especie de pequeña cláusula general. También una explotación indebida de la reputación ajena puede darse sin que se produzca ningún riesgo de confusión y por distintos medios que las estrategias de competencia parasitaria que vimos en el párrafo anterior. Si embargo, es estrecha la relación que existe entre los actos de imitación y los de explotación de la reputación ajena, porque en ambos supuestos de competencia desleal se da la imitación de signos distintivos ajenos, así como de etiquetas, envases, u otros medios de identificación. Afirma de la Cuesta que en este supuesto de competencia desleal está también presente un elemento publicitario. Hasta el extremo de que suele hablarse en estos casos de publicidad relacionada, adhesiva, apoyada. A diferencia de la publicidad comparativa, en la que la comparación tiene por finalidad resaltar las virtudes del producto propio o prestaciones respecto del o de los competidores, en la explotación de la reputación ajena se busca precisamente establecer la relación con otro u otros competidores para aprovecharse del prestigio o reputación de que disfrutan en el mercado. 62

Ob. Cit. p. 47.

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25.3. Actos de comparación. Los actos de comparación a los que se refieren expresamente las leyes modernas que regulan la represión de la competencia desleal como la peruana (Arto. 12 ) y la española (Arto. 10), se plasman en la publicidad comparativa. En ambas legislaciones se considera desleal la comparación de la actividad, de los productos, las prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquélla se sustente en afirmaciones falsas o no comprobables. La comparación no deberá crear confusión, ser engañosa, ni denigrante. El acto más frecuente de publicidad comparativa consiste en la presentación al público de dos o más productos o servicios, para que puedan ser delimitadas o realzadas las respectivas semejanzas. Esta clase de publicidad tuvo su origen en los Estados Unidos de América en la década de los sesenta cuando la compañía AVIS anunciaba en su publicidad que no era la más grande, pero sí la más eficiente, aludiendo sin mencionarla, a la compañía HERZ. Esta se dio por aludida y destacó en su publicidad que no era solamente la más grande, sino también la mejor. En el derecho comparado observamos que en unos países se ha prohibido expresamente, pues se considera que atenta contra el derecho del titular de una marca y contra el prestigio de la empresa correspondiente. En otros no se ha dictado ninguna legislación al respecto y en otros se permite, como en España y el Perú, pero se prohibe cuando se sustenta en afirmaciones falsas o no comprobables63. La admisibilidad de la publicidad comparativa es un tema polémico, que involucra nociones tan importantes como la libertad de expresión, el derecho que tienen los consumidores a ser informados, la libertad de competencia y el derecho de exclusividad sobre un signo distintivo.

Los datos comprobables son aquellos datos concretos, no accidentales, relevantes al producto o servicio, vinculados significativamente al valor o la utilidad; en otros términos, debe tratarse de extremos análogos y mensurables. 63

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En los últimos años han triunfado los argumentos a favor de la publicidad comparativa, en el supuesto de que redunda en beneficio de la actividad económica, de los empresarios o de los consumidores. Se ha dicho que promueve el incremento de la calidad y la innovación de los productos, que favorece la reducción de los precios y que contribuye a que la competencia retorne a su cauce normal. También se ha dicho que en ella los empresarios están en situación de difundir más claramente las características de sus productos y permitir que ingresen más rápidamente al mercado; y, finalmente, que los consumidores podrán hacer una decisión de compra más adecuada. Consideramos que podría caer dentro de las acciones prohibidas en el inciso k) del Arto. 66 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y en el inciso b) del Arto. 107 del Protocolo de Modificación. 25.4. Copia no autorizada. Este supuesto de competencia desleal, de factura peruana, no aparece en el derecho comparado. El Artículo 19 de la citada ley establece que se considera desleal la fabricación, la importación y la venta de productos que son copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación de propiedad o del derecho de autor. El objetivo de esta disposicióncomo explica el profesor Kresalja R.es reprimir la extendida piratería, que aun no ha cesado, vinculada principal, pero no únicamente, a marcas notorias de prendas de vestir, cosméticos, productos medicinales, vídeos, cintas musicales, etc. 25.5. Violación de secretos64. Este supuesto de competencia desleal está expresamente regulado en las legislaciones moEl Acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Nicaragua acerca de la protección de los derechos de propiedad industrial estatuye en el Arto. 9 la protección de la información reservada(Secretos de negocios). De conformidad con dicha disposición, los secretos industriales y de negocios se protegeran en la medida que la información se haya mantenido confidencial, en el sentido que la configuración y composición precisa de sus elementos no sea generalmente conocida, ni 64

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dernas de la materia que nos ocupa (Artos. 13, de la española, y 15 de la peruana), no así en el Convenio Centroamericano, ni en el Protocolo de Modificación. Uno de los problemas que se plantea para la protección de los secretos industriales y empresariales es el de no estar protegidos en nuestra legislación sobre propiedad industrial. En efecto, solamente el inciso e) del Artículo 18 del actual Código del Trabajo los menciona, al establecer la obligación a cargo de los trabajadores de «guardar el debido sigilo acerca de secretos técnicos, comerciales y de fabricación de la empresa». Sin embargo, como veremos más adelante, se trata de un bien inmaterial que merece la tutela del Estado, por lo que consideramos que es posible reclamar daños y perjuicios al amparo de la norma general establecida en el Arto. 2509 C., e inclusive subsumir tales actos en el inciso k) del Arto. 66 del Convenio Centroamericano. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en ley. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. La persecución del infractor incurso en las violaciones de secretos señalados en los incisos anteriores se efectuará independientemente de la realización por éste de actividades comerciales o de su participación en el tráfico económico. fácilmente averiguable; tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y que la persona que tiene sus control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta. Ninguna de las partes limitará la duración de la protección para los secretos industriales o de negocios, en tanto existan las condiciones descritas. Si alguna de las partes establece como requisito para aprobar la comercialización de un producto farmo-quimico o agro-químico, que se presenten estudios o información sobre experimentos, etc. que no se hayan divulgado al público, ningún tercero podrá basarse en tal información para el efecto de obtener una autorización semejante, sin el consentimiento del titular de la información o al menos que hayan transcurrido 5 años desde la fecha que se concedió la primera autorización de comercialización.

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La ley española también establece que será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, de perjudicar al titular del secreto. Como puede apreciarse, en la violación de secretos la conducta desleal viene dada por la divulgación o explotación sin autorización de su titular de tal secreto, realizado por quien tuvo acceso al mismo legítimamente, pero con deber de reserva o por quien accedió a él ilegítimamente, esto es, como consecuencia de espionaje o de la inducción a la infracción contractual, por ejemplo, mediante el soborno a un empleado de una empresa competidora para que revele secretos de ésta. La sustracción y explotación de los secretos constituye un acto de aprovechamiento del esfuerzo de otro, mientras que su sola divulgación constituye un ataque. El secreto empresarial es definido por el profesor Gómez Segade en sus estudios sobre el «know-how» (secreto industrial o comercial) como «todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto». De esta definición se infiere que el secreto consiste en un conocimiento; es un estado de hecho o situación fáctica consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia, caracteres de cosas, procedimientos, hechos, etc. Este conocimiento, primer elemento estructural del secreto, constituye un secreto porque es un conocimiento no accesible a los demás y, a tal efecto, conscientemente ponen obstáculos para que no se amplíe, al margen de su voluntad, el círculo de sus conocedores, pues desean conservar con carácter exclusivo ese conocimiento frente a otras personas. El objeto sobre el que recae, constituye el otro elemento estructural del secreto empresarial. Este objeto se traduce en ideas, 89


productos, procedimientos o experiencias industriales o comerciales. En definitiva, el secreto empresarial constituye un bien inmaterial, se trata de una creación de la mente humana que se hace perceptible y utilizable en las relaciones sociales a través de su plasmación en los medios o soportes adecuados y que por su importancia es objeto de tutela por el ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico reconoce que el secreto empresarial es un bien, esto es, objeto de derecho subjetivo y de carácter patrimonial, ya que posee insito un valor económico que se manifiesta con toda claridad en el hecho de ser objeto de tráfico en el mercado. Pero es un bien peculiar, ya que al consistir en una idea, en un conocimiento, es susceptible de ser poseído simultáneamente por una pluralidad indefinida de personas. De ahí que sea precisa la intervención del ordenamiento jurídico para hacer efectivo el señorío sobre el mismo, lo que se lleva a cabo en este caso no mediante la concesión de un derecho exclusivo, sino a través de las normas represoras de la competencia desleal65.

26. Actos o conductas que constituyen ataques directos a otras empresas participantes en el mercado 26.1. Inducción a la infracción contractual. Este supuesto de competencia desleal está expresamente regulado en las legislaciones modernas de la materia que nos ocupa (Artos. 14, de la española, y 16 de la peruana), no así en el Convenio Centroamericano, ni en el Protocolo de Modificación. Sin embargo, consideramos que es posible reclamar daños y perjuicios al amparo de la norma general establecida en el Arto. 2509 C., e inclusive subsumir tales actos en el inciso k) del Arto. 66 del Convenio Centroamericano.

Eduardo Galán Corona: «Supuestos de competencia desleal por violación de secretos» en «La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991», p. 92 a 94. 65

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1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas66. La regla transcrita establece una pauta aparentemente clara de conducta competitiva entre quienes son competidores entre sí: no cabe que los unos y los otros induzcan a los respectivos trabajadores, proveedores, clientes, etc. de la competencia a infringir los contratos que mantienen recíprocamente en vigor. Pero frente a esta forma simple de ser entendido el precepto indicado, cabe afirmar que su tenor literal plantea una serie de problemas de inteligencia. El principal de estos problemas radica en que si es suficiente, para considerar desleal la inducción, el que ésta haya tenido lugar, aunque no se haya producido la infracción contractual o, si por el contrario, es necesario que la inducción haya determinadodirecta o indirectamentela infracción contractual perseguida por el competidor. Para el profesor Rafael Illescas Ortiz67 la deslealtad ocurre si la infracción se produce como resultado de la actividad inductora. Si la infracción no tiene lugar, la actividad fomentadora de aquélla no puede ser calificada como desleal por cuanto no se produce para quien llevó ésta a cabo ninguna ventaja competitiva con relación al destinatariono perjudicadode las conductas tentativamente infractoras. El profesor Illescas Ortiz funda su opinión que no se está en el campo del derecho penal, en el Arto. 14 de la Ley de Competencia desleal española. «La infracción inducida de contratos y de normas como acto de competencia desleal» en «La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991», ps. 107 y 108. 66 67

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cual se castigan la tentativa y la frustración, sino en el del derecho privado, en el cual la actividad competitiva es la que produce resultados respecto al funcionamiento en el mercado de la llamada competencia de prestación. La deslealtad, para ser así considerada, debe alterar el juego de la competencia de prestación y ello sólo tiene lugarpor lo que hace a la disciplina de la competencia lealsi se adquiere por uno de los operadores una ventaja competitiva de modo desleal: si a pesar de todo esta desventaja no tiene lugar, el acto no es competitivo y tampoco será desleal. También critica el artículo 14 de la citada Ley española de Competencia Desleal por mencionar éste que se induzca a clientes, trabajadores, proveedores, etc. a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores, porque no resulta satisfactorio el uso del término «deberes», cuando lo correcto hubiera sido el uso del término «obligaciones». Esta crítica se fundamenta en que la palabra deber se refiere a una obligación menor o mera carga, en cambio, la palabra obligación implica el que la carga del obligado tenga fuerza de ley en el contrato. Los elementos personales o subjetivos de la infracción inducida son: el inductor de infracción contractualque ha de encontrarse en una relación directa de competencia con el perjudicado. En segundo lugar los terceros vinculados contractualmente con el competidor perjudicadotrabajadores, proveedores, clientes y demás obligadosestos terceros, como consecuencia de la inducción a la que son sometidos, han de incumplir las obligaciones principales que derivan de los contratos en vigor que les vinculan con el perjudicado. Finalmente está el perjudicado que se encuentra en una doble relación. Por una parte, con el inductor de la infracción y, por la otra, mediante una relación contractual con los mencionados en segundo lugar. Los supuestos prácticos no tipificados en la ley son numerosos. Entre otros tenemos los siguientes extraídos de la práctica en el derecho comparado y en la doctrina: 92


1. Violación de secretos comerciales a los que se accede a lo largo de todo el dilatado tracto contractual, así como de la obligación de confidencialidad que se contrae en los abundantes contratos mercantiles. 2. Inducción a la interrupción de un suministro convenido entre el incumplidor y el competidor del inductor. 3. Inducción a la violación de la cláusula contractual de la exclusividad. 4. Inducción a la violación de un pacto de no competencia celebrado entre el competidor del inductor y un tercero inducida por el competidor desleal. 5. Inducción a la renuncia de un trabajador vinculado con su empleador a través de un contrato de trabajo. Esta conducta no puede calificarse de desleal en todos los casos. Se considera desleal cuando la extinción anticipada de una relación laboral inducida por un competidor del empleador resulta significativa habida cuenta de la calidad del trabajador o pueda calificarse como masiva. Los casos tipificados de infracciones inducidas son: 1. La inducción a la terminación de un contrato. 2. El aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena presumiblemente no inducida por quien se beneficia ni por quien sin ser infractor facilita a un tercero dicho beneficio. Lo que pretende la ley es excluir de toda deslealtad las conductas mencionadas. 26.2. Actos de denigración. La denigración es una agresión injustificada que está destinada a ocasionar el descrédito de los competidores, sin importar que se logre o no tal finalidad. 93


La diferencia fundamental entre la normativa sobre la competencia desleal y los delitos de injurias y calumnias (Artos. 169 a 194 del Código Penal) se encuentra en que aquélla está referida al mercado, a que la diatriba contra los productos o servicios tiene por objeto el desprestigio del competidor, en cuanto empresario, frente a los consumidores y público en general. En consecuencia, no todo acto injuroso o calumnioso puede calificarse como denigratorio, en el sentido de la disciplina que reprime la competencia desleal. El Convenio Centroamericano no contempla expresamente este tipo de actos, pero pueden considerarse incluidos en la pequeña norma general establecida en el inciso k) del Arto. 66 del mismo. El Protocolo de Modificación se refiere a esta clase de actos en el inciso b) del Arto. 107, pues considera que constituyen actos de competencia desleal: «el uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimientos ajenos». De conformidad con el Artículo 11º de la ley peruana sobre represión de la competencia desleal, «se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que se refieren a la nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado». Los actos de denigración se producen, por lo general, a través de la publicidad, pero no deben ser confundidos con la publicidad comparativa. Aquéllos ocurren cuando el anunciante dicelisa y llanamenteen su publicidad, que la mercancía ajena es de mala calidad o que presenta ciertos inconvenientes. 94


En cambio, cuando el anunciante menciona los productos o servicios de los competidores, contraponiendo aquéllos a sus propios productos, con el fin de mostrar la superioridad de sus mercancías, y la inferioridad de las ajenas, nos encontramos ante un supuesto de publicidad comparativa. Debe tenerse en cuenta que la prohibición no es absoluta, pues es permitida cuando la propagación de noticias o la difusión de manifestaciones sobre productos, establecimientos, prestaciones, etc. cumple con tres requisitos: la de ser exactas, verdaderas y pertinentes. En consecuencia, una manifestación es desleal cuando no cumple los mencionados requisitos.

27. Actos o conductas que inciden directamente en las posibilidades de actuación de los participantes en el mercado impidiendo el funcionamiento correcto del mismo 27.1. Actos de engaño. Muchos participantes en la lucha concurrencial creen que es más fácil y rentable, aunque sea incorrecto, introducir productos u ofrecer servicios en el mercado haciendo uso de determinadas técnicas de sugestión para orientar la preferencia de los consumidores, las cuales no hacen mención de factores esenciales como la calidad y el precio. Esas conductas impiden la transparencia del mercado, que sólo puede alcanzarse cuando la información es veraz y pertinente. A través de los actos de engaño se trata de difundir o utilizar indicaciones susceptibles de inducir a error sobre las ventajas realmente obtenidas, queriendo hacer aparecer como verdadero lo que es falso68. Siendo muy extenso el número de supuestos en los que puede recaer el acto engañoso, más que un análisis de los mismos, que sería siempre incompleto, conviene detenernos a ver cuáles son las pautas que deben tenerse presentes para valorar cada caso. En primer término para que exista un acto de engaño deben valorarse, desde el punto de vista de las característi68

Otamendi, Ob. Cit. p. 143.

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cas del sujeto que lo sufre, las circunstancias del acto de competencia, el tipo de producto, etc., es decir, hay que determinar el tipo medio de consumidor que hay que proteger. No se trata de proyectar sobre la figura del consumidor medio la idea del diligente y atento buen padre de familia, cuidadoso protector de sus intereses, pues la práctica pone de manifiesto que en el consumidor medio prevalece la falta de atención y ponderación. Para la valoración del engaño no es un factor determinante que el público consumidor haya caído en él y haya adquirido el producto o contratado el servicio, es decir, que el engaño haya surtido efecto o se haya realizado, pues basta que hallan signos que haga suponer la existencia de galardones, o sea susceptible de inducir a error. Los incisos b), c) y g) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial se refieren al engaño. El primero establece que constituye competencia desleal: «La utilización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o envolturas de falsas descripciones de los productos, mercancías, o servicios, mediante el uso de palabras, signos u otros medios que tiendan a engañar al público con respecto a su naturaleza, calidad, utilidad, método de fabricación, características o valor.» El segundo dice que constituye competencia desleal: «La utilización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o envolturas, de signos que hagan suponer la existencia de galardones, premios, diplomas o medallas otorgadas o concedidas a los productos, mercancías o servicios, siendo falso el hecho sugerido». De conformidad con el tercero constituye competencia desleal: «El empleo de envases o de inscripciones que atribuyan apariencia de genuinas a mercancías espurias o adulteradas, o la realización de cualquier falsificación que persiga el mismo fin».

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El inciso c) del Arto. 107 del Protocolo de Modificación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, dispone que constituye competencia desleal: «el uso o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de informaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia; la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos». Uno de los aspectos del engaño es la omisión de informaciones verdaderas cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia; la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, etc. La posibilidad de engaño por omisión no debe entenderse en el sentido de que deba exponerse al cliente a una lista interminable de datos que no es necesaria, ni aconsejable, pero sí aquéllos que son relevantes para determinar la decisión económica, o aquellos sobre los cuales se tenga obligación de informar. También puede haber engaño en las promociones y ofertas al público. En tal sentido, el Artículo 19 de la Ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumidores de fecha 1º de noviembre de 1994, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 213 de fecha 14 de noviembre de 1994, estatuye: «La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades o servicios constituye delito de estafa, sin perjuicio de otras responsabilidades penales y civiles. Se considera que hay engaño cuando: a) En cualquier tipo de información, comunicación, publicidad comercial, envases o etiquetas se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente impliquen inexactitud, oscuridad, omisión, ambigüedad o exageración; 97


b) Se induzca al consumidor a engaño, error o confusión sobre: * El origen comercial geográfico del bien ofrecido; * El lugar de prestación del servicio; * Componentes o ingredientes del bien ofrecido; * Los beneficios e implicaciones del uso del producto o la contratación del servicio; * Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar, tales como dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad u otros; * Fecha de elaboración y vida útil del bien; * Los términos de garantías que se ofrezcan; * Los reconocimientos nacionales o extranjeros tales como medallas, premios, trofeos o diplomas; * El precio del bien ofrecido, las formas del pago y el costo al crédito». El Arto. 9 de la Ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumidores dispone que: «No podrá condicionarse la venta de un producto a la prestación de un servicio o la adquisición de otro bien no requerido por el consumidor; salvo cuando se trate de ofertas o de la prestación de servicios en la que los prestatarios importan sus repuestos para dar ese servicio». El Arto. 8, Inco. 1 de la Ley española contra la competencia desleal reputa desleales la entrega de obsequios con fines publicitarios y prácticas comerciales análogas cuando, por las circunstancias en que se realicen, pongan al consumidor en el compromiso de contratar la prestación principal. 27.2. Violación de normas. En el derecho comparado encontramos este tipo de competencia desleal. El artículo 17º del Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal del Perú, estatuye que: «Se considera desleal valerse en el mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la infracción de leyes. La ventaja deberá ser significativa». La Ley española contra la competencia desleal lo regula en el Arto. 15: 98


«1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa». «2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial». Aunque este tipo de competencia desleal no está contemplado expresamente en el Convenio Centroamericano, debe considerarse incluido en la pequeña norma general el inciso k) del Arto. 66. Tampoco lo contempla el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano. Como señala Kresalja69, la infracción de normas supone la ruptura de las condiciones de igualdad que deben prevalecer en la lucha concurrencial. La primera cuestión que debe ser determinada es si la palabra «ley» limita la infracción a normas de esa categoría o si debe interpretarse como violación de cualquier tipo de normas, incluso de menor rango, como las ordenanzas municipales, siempre que sean imperativas. La doctrina española se inclina por la última posición, pues la deslealtad no puede depender del rango normativo del precepto vulnerado, sino del hecho de que se obtenga contra derecho una ventaja competitiva, como lo ha manifestado Otamendi70. No toda violación de normas por parte del competidor puede ser calificada de desleal. En efecto, en primer lugar, la violación ha de reportar «una ventaja competitiva» respecto a los competidores que cumplan con la norma violada por el competidor desleal. Tal ventaja se puede reflejar en una disminución de los costos de producción o distribución de los productos o servicios de que se trate, o en el acceso privilegiado a un determinado mercado. En segundo lugar, la ventaja debe ser «significativa», 69 70

Ob. Cit. p. 58. Ob. Cit. p. 183.

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porque solamente así el infractor obtendrá una ventaja determinante sobre sus competidores en la lucha por la clientela. En tercer lugar, el infractor tiene que hacer efectiva en el mercado esa ventaja competitiva, le produzca o no una ganancia. Cuando un acto u operación concreto de comercio es celebrado por el infractor y no por sus competidores la significación de la violación es más fácil de ser medida: habrá ventaja significativa cuando el contrato en cuestión haya sido pactado por el infractor y no por sus competidores debido precisamente a la mejor oferta presentada por el contratante derivada de la infracción de normas. En tal supuesto la ventaja es significativa y la violación deviene acto de competencia desleal sin perjuicio de su persecutoriedad en otros órdenes del Derecho71. Los casos clásicos y más comunes de este supuesto en América Latina son los del empresario que opera en la informalidad, en la economía subterránea, en la que se incumplen las reglamentaciones aplicables al ejercicio de la actividad empresarial, especialmente en las áreas de los derechos tributario, laboral y de seguridad social. 27.2.1. Actos de competencia desleal y estado de competencia desleal Frente a las infracciones puntualesactos aislados de competencia deslealexisten infracciones permanentes de la legalidad que más que un acto desleal, generan un «estado de competencia desleal» que produce una distorsión mayor del mercado que el acto aislado y, jurídicamente, supone en la mayoría de los casos una deslealtad mucho más intensa y perjudicial que la puramente ocasional. Rafael Illescas Ortiz72 pone como ejemplo el caso de las corporaciones de derecho público que en el desenvolvimiento de sus fines corporativos exceden los límites legales de su capacidad violan la ley. En la medida que una de esas corporaciones acceda y permanezca en el mercado ultra vires y prevalién71 72

Rafael Illescas Ortiz, Ob. Cit. p. 116. Ob. Cit. p. 115.

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dose de las ventajas que su título constitutivo le haya podido atribuir, la corporación en cuentión estará compitiendo deslealmente con los restantes operadores cuyo acceso y permanencia en el propio mercado no se fundamenta ni en una violación de la norma constitutiva, ni en una distorción de los privilegios legales otorgados precisamente distinta finalidad. 27.3. Discriminación. El inciso d) del Arto. 12 de la Ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumidores establece que los consumidores tienen derecho a «Un trato equitativo y no abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios». El artículo 18º del citado Decreto Ley 26122 del Perú dispone que: «El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal a no ser que medie causa justificada». La Ley española contra la competencia desleal lo regula en el Arto.16: «1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada». «2. Asimismo se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad». La discriminación consiste en tratar de manera diferente a quienes se encuentran en igualdad de condiciones. Encierra, por tanto, un componente de injusticia y por eso se califica a dichos comportamientos Aunque aparentemente los artículos transcritos de las leyes peruana y española consideren la posibilidad de que existan actos discriminatorios que no constituyan competencia desleal, 101


esto debe interpretarse en el sentido de disipar una confusión muy extendida en la práctica de equiparar discriminación y aplicación de condiciones diferentes. En efecto, sólo cabe hablar de discriminación frente a situaciones de absoluta igualdad de las otras partes que intervienen en el negocio. Así, por ejemplo, aplicar dos precios de venta distintos en función de los volúmenes de compra o de los plazos de pago no puede nunca considerarse como tratamiento discriminatorio. Llama la atención que los artículos peruano y español transcritos limiten la regulación de la discriminación, como acto de competencia desleal, a unas determinadas materias (precios y condiciones de venta) y a unos únicos destinatarios (los consumidores).

28. La pequeña cláusula general En la mayoría de las legislaciones, después del enunciado de los supuestos más comunes de actos de competencia desleal, se incluye una «pequeña cláusula general», en la que se consideran también actos de competencia desleal, como en el inciso k) del Arto. 66 del Convenio Centroamericano, «Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los anteriormente mencionados que tiendan, directa o indirectamente, a causarle perjuicio a la propiedad industrial de otra persona o que implique una apropiación o empleo indebido de la misma». En realidad la pequeña cláusula general no es imprescindible dado su carácter reiterativo de la «cláusula general» o «gran cláusula». Así, por ejemplo el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano solamente contiene la cláusula general. Es, pues, lógico preguntarse para qué estatuir la pequeña cláusula general, si ya está establecida la «cláusula general». Al respecto Kresalja73 señala que la existencia de las pequeñas cláusulas generales puede encontrarse en el propósito didácti73

Ob. Cit. p. 62.

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co del legislador de llamar la atención del juzgador en el sentido de que, además de los actos desleales concretos enunciados, existen otros análogos o asimilables contrarios a la leal concurrencia que deben ser castigados.

29. Medidas o providencias cautelares Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el resultado de la sentencia y evitar que la justicia sea burlada, pues, como es bien sabido, el proceso puede durar mucho tiempo y mientras tanto pueden producirse hechos que hagan difícil y aun imposible el cumplimiento de lo que se resuelva en la sentencia. El término medidas o providencias cautelares implican poner en ejecución ciertas prohibiciones al infractor y constituyen un claro indicativo de si la competencia desleal es o no efectivamente reprimida. Las medidas pueden solicitarse al Registrador de la Propiedad Industrial, antes de iniciar la acción ante los tribunales de justicia y el Registrador las decretara previa rendición de una fianza. Quien las ha solicitado debe entablar la demanda correspondiente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se efectuaron dichas medidas, ante el juzgado que hubiese señalado, de conformidad con la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No. 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996, que estudiaremos más adelante. También, una vez entablada la acción de competencia desleal, el juez que conoce de la causa puede decretar las medidas cautelares, previo el otorgamiento de una caución para responder por los daños y perjuicios. El Arto. 68 del Convenio Centroamericano establece: «Entablada la acción de competencia desleal, el juez o autoridad a quien se ocurra podrá dictar, siempre que el actor otorgue caución para asegurar daños y perjuicios, aquellas providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del actor, del público consumidor y de los competidores, incluyendo el embargo preventivo 103


o la incautación de la correspondiente mercancía, y para lograr la suspensión de los actos que hayan dado lugar a la acción o el retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la comisión de los actos de competencia desleal». Entre las medidas que pueden decretar el Registrador o el Juez, en su caso, pues su enumeración no es cerrada de conformidad con la disposición transcrita, ya que el Juez puede dictar las «que juzgue oportunas», están: a) Ordenar infractor que cese los actos de competencia desleal. b) Que se embarguen o recojan los productos fabricados por el infractor, la papelería, rótulos y elementos que use que lleven ilegalmente los signos distintivos imitados. c) Que se prohiba el uso de dichos signos en la publicidad de productos fabricados por el infractor y d) Que se prohiba la importación de los productos que lleven ilegalmente las marcas u otros signos distintivos del afectado por la infracción del derecho.

30. Acciones contra la competencia desleal El Convenio Centroamericano en los artículos 67 y 68 se refiere a «las acciones que tengan por objeto obtener la represión de actos de competencia desleal» y a «la acción de competencia desleal», respectivamente. Acción, desde el punto de vista jurídico, es el medio o instrumento legal para asegurar, a través de un procedimiento, la subsistencia del derecho, impedir su desconocimiento y corregir su violación. Los modernos procesalistas la definen como «un derecho público subjetivo, que tiene el individuo como ciudadano, para obtener del Estado la composición del litigio».

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31. Tipos de Acciones a) Declarativa: Se persigue obtener una resolución que confirme la situación de deslealtad, con el objeto de que no exista duda para calificarla como tal. Se busca la certeza jurídica de la existencia del acto desleal. Esta acción no se entabla en forma aislada, sino por el contrario, conjuntamente con las acciones de cesación, remoción, de rectificación y de daños y perjuicios. b) De cesación: Por ella se persigue que el acto desleal no continúe llevándose a cabo, ya que en la mayoría de los casos los actos desleales son continuos y susceptibles de repetirse. Su función no es sólo represiva, sino también preventiva. La cesación puede ser de dos tipos: provisional y definitiva. La primera cumple una función anticipadora y tiende a anular los riesgos provenientes de la duración del proceso, mientras que la definitiva o final se configura como una orden de hacer o no hacer que la autoridad judicial dirija al demandado en la sentencia que dicte. Para dictar la orden de cesación es indiferente que el infractor haya actuado con dolo o culpa, o que haya producido un daño efectivo, bastando que el acto ocurra, pues su función no es sólo represiva, sino también preventiva. Si no se intenta evitar que el acto se repita, carece de lógica hablar de una posible indemnización o de publicar una sentencia condenatoria. Los presupuestos para solicitar la cesación o prohibición definitiva son: i) la existencia del acto de competencia desleal; ii) el peligro de repetición del mismo; y iii) la irrelevancia de los elementos subjetivos como el dolo, la culpa o la negligencia, ya que la inexistencia de culpa libra de la responsabilidad, pero no de la represión74. El Convenio Centroamericano contempla esta acción en los Artos. 68 y 70. El Decreto 2-L en el Arto. 2 y el Protocolo de Modificación en los incisos d) y e) del Arto. 94. Sol Bacharach de Valera «Acciones derivadas de la Competencia Desleal» en «La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991», ps. 126 a 128. 74

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c) De remoción: Tiene por objeto solicitar que la autoridad ordene las medidas necesarias, una vez producido el acto de competencia desleal, para que se eliminen sus efectos a fin de tratar, en lo posible, que la situación del perjudicado vuelva al estado en que se encontraba antes de que se cometiera la infracción. Se concreta eliminando las cosas u objetos a través de los cuales se ha exteriorizado el acto desleal y cuya persistencia implica una probabilidad de daño, habida cuenta que el perjudicado estará interesado no sólo en hacer cesar el acto desleal, sino en que se ordene destruir o remover todo aquello que pueda causarle perjuicio. Se suele pedir conjuntamente con la acción de cesación. (Convenio Centroamericano Artos. 68 y 70. Decreto 2-L Arto. 2 y Protocolo de Modificación en el inciso a) Arto. 94). d) De rectificación: Dada la importancia de los medios masivos de comunicación los efectos de los actos desleales no siempre pueden eliminarse o subsanarse decretando únicamente su cesación o su remoción, ni sus consecuencias pueden ser compensadas por una eventual indemnización. Es por tal motivo que esta acción persigue incidir sobre los «efectos residuales» que en los empresarios, el mercado o los consumidores ha dejado el acto desleal difundido extensamente. Puede ser rectificadora y correctora o «contrapublicidad». El Convenio Centroamericano no contempla esta acción, puede ejercerse con fundamento en el Arto. 2509 del Código Civil. El Protocolo de Modificación la contempla en el inciso g) del Arto. 94. e) De daños y perjuicios: Con esta acción se persigue el resarcimiento de los causados por el competidor desleal. Resulta más difícil en el caso de la competencia establecer el vínculo de causalidad entre el acto ilícito y los daños y perjuicios producidos, que cuando se trata de bienes materiales. Por tal motivo, el Juez debe actuar con cierto margen de discrecionalidad. En algunas legislaciones, como el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano se dan algunas pautas para efectuar el cálculo de daños y perjuicios cuando se trata de infracción de los derechos de propiedad industrial: a) según el lucro cesante su106


frido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; c) según el precio que el infractor habría pagado por concepto una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido. Bercovitz, refiriéndose al problema de la cuantificación, señala que deben tenerse presente criterios tales como el volumen de negocios de las empresas implicadas con referencia a los servicios afectados por los actos de competencia desleal, y el beneficio que haya obtenido el infractor gracias a la explotación de un objeto sujeto a un derecho de exclusividad como los secretos, por ejemplo. Otro punto importante es el referente a la carga de la prueba. En algunas legislaciones, como la peruana, no es el actor, sino el demandado el que debe probar que su actuación no ocasionó daños y perjuicios al actor, estableciéndose una presunción juris tantum en cuanto a la culpabilidad de aquél. Además de las normas establecidas en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Convenio de París, es conveniente fundar la acción, como lo ha sostenido la jurisprudencia francesa y la doctrina, por tratarse la competencia desleal de actos dolosos, en la norma general que establece la responsabilidad por el daño causado. En el caso de Francia el Arto. 1382 C francés y, en el nuestro, el Arto. 2509 C., que establece: «Todo aquel que por dolo, falta, negligencia, o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto a los perjuicios». Este artículo es también el fundamento legal para el reclamo de daños materiales y morales y de los perjuicios. f) Penal. En la actualidad la doctrina se inclina por considerar la competencia desleal como un ilícito civil. Sin embargo, el 107


que también se sancionen penalmente los actos de competencia desleal ha sido un tema muy debatido. Así por ejemplo, Concepción Molina75 argumenta en favor de la penalización de ciertos actos desleales de la siguiente forma: el bien jurídico protegido por la disciplina de la competencia desleal no es otro que los principios concurrenciales derivados del sistema económico constitucionalizado, es decir, la libertad, la igualdad y los propios mecanismos de mercado; bien jurídico que tiene por objeto la «competencia operativa», que se concreta en el interés que tiene el Estado en el mantenimiento del «orden público económico», así como en los intereses de todos los participantes en el mercado. Ante ello, el derecho penal no puede ser mero receptor de los valores constitucionales, no puede contentarse con la protección de intereses generales. Por el contrario, debe perseguir penalmente determinadas conductas penales. Las legislaciones penales de algunos países contemplan expresamente el delito de concurrencia desleal. Por supuesto, como sucede con los otros delitos, se tienen que enumerar expresamente los medios deshonestos que son tenidos como delictuosos. La tipificación tiene la desventaja de que permite la aparición de nuevos métodos desleales anteriormente desconocidos y su consiguiente impunidad. Sin embargo, tiene la ventaja de que no deja margen de discrecionalidad al juez para evaluar lo que debe ser considerado como desleal. En la legislación brasileña son delitos de concurrencia desleal la publicidad falsa, la falsa información, el desvío fraudulento de clientela en provecho propio, la falsa indicación de procedencia, las indicaciones de aprovechamientopor ejemplo, el uso en el producto, en el envase y en publicidad de términos rectificativos, tales como «tipo», «especie», «género», «sistema», «semejante», «sucedáneo», idéntico» o equivalente, sin la salvedad de la verdadera procedencia del artículo o productosustitución de nombre, falsa atribución de recompensa, fraude en embalajes ajenos, soborno activo de empleado, soborno pasivo de empleado, violación de secreto de fábrica y el abuso de secreto de negocio. 75

Ob. Cit., ps. 357 a 359.

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El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece en el Arto. 99 sanciones penales de seis meses a seis años por el uso de marcas registradas o imitaciones de las mismas sin consentimiento del titular, lo mismo que por el uso de nombres comerciales y emblemas protegidos. El Arto. 100 también establece sanciones penales, también de seis meses a seis años, por utilización ilícita de indicaciones geográficas. En el Capítulo XII del Título IV del Libro Segundo del Código Penal, los Artos. 308, 311, 312, 313, 314, 315 y 316 Pn., establecen sanciones penales por actos de infracción a los derechos marcarios o signos distintivos y por actos de competencia desleal como la revelación de secretos, la difusión de noticias falsas para determinar en el mercado público o en las bolsas de comercio, un aumento o disminución en el precio de salarios, víveres, géneros, mercancías, el engaño a los compradores, etc.

32. Legitimación activa El artículo 67 del Convenio Centroamericano establece que: «Las acciones que tengan por objeto obtener la represión de actos de competencia desleal, podrá ejercitarse por quien se considere perjudicado o por el Ministerio Público ante los Tribunales de Justicia o autoridades administrativas que, conforme las leyes internas de los Estados Contratantes, sean competentes para conocer de esta clase de asuntos». Además de quien se considere perjudicado y el Ministerio Público, de conformidad con el párrafo segundo del Arto. 33 del Convenio Centroamericano, el licenciatario de una marca, que hubiere sido debidamente facultado, podrá tomar todas las medidas legales tendientes a impedir el empleo indebido de la misma y ejercer las acciones que competen a su propietario, entre las cuales lógicamente se encuentra la de represión de la competencia desleal. El Arto. 93 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano establece la legitimación activa del 109


licenciatario para entablar la acción contra el infractor del derecho sobre el signo distintivo. El inciso 1) del Arto. 108 del mencionado Protocolo de Modificación da legitimación activa a cualquier persona interesada para que se declare el carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal y el inciso 2) del mismo artículo concede legitimación activa para iniciar una acción contra un acto de competencia desleal, además de la persona directamente perjudicada por el acto, a cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

33. Legitimación pasiva Las acciones en contra de la competencia desleal o en contra de la infracción del derecho sobre los signos distintivos deben entablarse contra quien haya realizado el acto o la infracción. Esto se desprende de los artículos 65 a 71 del Convenio Centroamericano. Lógicamente pueden también entablarse en contra de quien las haya ordenado, como expresamente lo contemplan algunas legislaciones como la peruana. El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano estatuye en el Arto. 92 que la acción contra la infracción puede ser entablada contra cualquier persona que infrinja el derecho y de los artículos 106 a 109, que regulan la competencia desleal, se desprende que la acción de represión de competencia desleal debe ser entablada en contra de quien la realiza.

34. El Procedimiento en las acciones contra la competencia desleal en Nicaragua El Decreto 2-L de fecha 3 de abril de 196876, que reformó y adicionó la ley de 23 de julio de 1935, en su Arto. 3 da al RegisLa Corte Suprema de Justicia, al evacuar la consulta de fecha 23 de diciembre de 1985, visible el B.J. 450 de ese año, dijo: «2) El citado decreto No. 2-L del 3 de abril de 1968, 76

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trador de la Propiedad Industrial la facultad de tener a cargo la represión de la competencia desleal, quien podrá dictar resolución sumariamente77, ordenando la suspensión de los actos constitutivos de los mismos y, además, en caso de identidad y sustancial perecimiento con el derecho de Propiedad Industrial registrado, que se recojan por el Registrador de la Propiedad Industrial, los productos y elementos empleados en la comisión de dichos actos, lo cual únicamente podría darse en los casos de infracción marcaria, pero no en los otros casos contemplados en el mencionado Arto. 66 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial78. El Registrador de la Propiedad Industrial conocía de estas acciones en la vía sumaria, en la práctica como que si fuera un juicio de mero derecho. Sin embargo, esa era una mala interpretación de ese decreto, pues el Registrador solamente está facultado para efectuar la medidas cautelares y de conformidad con el Arto. 68 del Convenio Centroamericano las autoridades judiciales son las competentes para conocer de estos casos. Con la aplicación del decreto 2-L únicamente se reprimían los casos de infracción al derecho marcario79, dado que el proregula el funcionamiento interno del Registro de la Propiedad Industrial en consecuencia con las respectivas disposiciones de los artos. 158 y siguientes del Convenio C.A., por lo que éste no contiene ninguna disposición derogatoria de aquel y antes bien ambos se complementan, por lo que la apelación estatuida en su arto. 4º párrafo último de dicho decreto está en vigencia y a su vez es susceptible al Recurso de Amparo, según la Ley respectiva, como resolución administrativa que es.» 77 El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas define la palabra sumariamente así: «De modo sumario o breve. De plano. Sin guardar todas las consideraciones de orden legal.» 78 La Ley de Defensa de los Consumidores, Ley No. 182 de fecha primero de noviembre de 1994, publicada en La Gaceta No. 213, de fecha 14 de noviembre de 1994, establece que el proveedor incurre en responsabilidad civil en los casos a) y d) del Arto. 27 de dicha ley, que constituyen actos de competencia desleal: a) «Venta de bienes y servicios atribuyéndoles características o cualidades distintas de las que realmente tiene» y c) «Promoción de bienes y servicios con base a declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de la competencia». 79 El Protocolo de Modificación, de una manera más clara ha dividido los casos de infracción a los derechos de los signos distintivos en el Título IX y los casos de competencia desleal en el Título X.

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cedimiento establecido no era lo suficientemente amplio para reprimir otros casos de competencia desleal. Por la indebida aplicación de dicho decreto, en Nicaragua las acciones de represión de la competencia desleal se tramitaban administrativamente y no en la vía judicial. En cambio, en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, miembros del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, toda la tramitación siempre ha sido en la vía judicial, inclusive las medidas cautelares. En estos países se ha procedido en la forma establecida en el Arto. 68 del citado Convenio Centroamericano. También se obligaba al actor a llevar dos juicios, uno administrativo, ante el Registro de la Propiedad Industrial y otro ante las autoridades judiciales para reclamar los daños y perjuicios. Por tal razón urgía dictar una ley que aclarara los alcances de este decreto o lo reformara y dejara a las autoridades judiciales la dirección de la represión la competencia desleal. Sin embargo, todo esto cambió gracias a la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia, cuyos puntos relacionados con el tema que nos ocupa comentamos en el siguiente párrafo.

35. Aspectos más relevantes de la sentencia No. 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996 a. Diferencia entre Infracción del Derecho y Competencia Desleal La Corte Suprema de Justicia, en el considerando II de su sentencia, siguiendo las corrientes doctrinarias y legislativas más modernas, distingue la protección a los derechos exclusivos de propiedad industrial, de la protección contra la competencia desleal propiamente dicha, las cuales forman dos círculos concéntricos, estando en el más pequeño los derechos absolutos y, en el más amplio, la protección contra la competencia 112


desleal. En consecuencia, el medio de protección más fuerte se encuentra en el terreno de los derechos exclusivos, mientras que el círculo más amplio pero menos sólido se da en los casos de competencia desleal, ya que en este último la protección depende de las circunstancias y de la forma en que actúa el competidor desleal en el mercado. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado, un objeto protegido, por ejemplo, una marca registrada; mientras que en los casos de competencia desleal no se viola ningún derecho absoluto, siendo ilícito e incorrecto un acto por circunstancias concretas, por ejemplo, llevar al público a error al atribuir a una empresa los productos o las prestaciones de otra, error que puede producirse incluso en ausencia de una posible confusión entre signos. b. Funcionario competente para conocer de las acciones de represión de competencia desleal De conformidad con el Arto. 3 del Decreto 2-L, de fecha tres de abril de 1968, el cual reformó y adicionó la Ley de 23 de julio de 1935, el Registrador de la Propiedad industrial tendrá, entre otras atribuciones, a su cargo la dirección de la represión de la competencia y de las falsas indicaciones de origen, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de la materia y por las Convenciones Internacionales suscritas por Nicaragua; y para tales efectos podrá dictar resolución sumariamente, ordenando la suspensión de los actos constitutivos de los mismos y, además, en caso de identidad o de substancial parecimiento con el derecho de Propiedad Industrial registrado, que se recojan por el Registrador de la Propiedad Industrial, los productos y elementos empleados en la comisión de dichos hechos, pudiendo delegar tales funciones en las autoridades de Policía; y que se prohiba la introducción de los mismos, mediante oficio dirigido al Ministerio de Hacienda, a fin de que éste ordene dicha prohibición a las autoridades de Aduana de la República.

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En el caso planteado ante la Corte Suprema de Justicia, el Exviceministro de Economía y Desarrollo se arrogó facultades reservadas al Registrador de la Propiedad Industrial al ejecutar las medidas preventivas, lo cual fue censurado por la Corte Suprema de la siguiente forma: «A criterio de esta Corte Suprema de Justicia, al no haber ordenado la Registradora de la Propiedad industrial que se efectuaran la medidas cautelares, éstas no podían llevarse a cabo, máxime que tampoco las ordenó el Ministro de Economía y Desarrollo en su resolución de las once de la mañana del veintiséis de septiembre de 1994, de ahí que su ejecución por parte del Viceministro de Economía y Desarrollo, Ing. Enrique Brenes I., haya sido al margen de lo preceptuado en el mencionado Arto. 3º del Decreto 2-L, el cual únicamente faculta al Registrador de la Propiedad Industrial para efectuarlas. En consecuencia, a juicio de este Supremo Tribunal la resolución recurrida del Ministro de Economía y Desarrollo de las once de la mañana del veintiséis de septiembre de 1994 es violatoria del Arto. 130 Cn.» c. El procedimiento correcto El único antecedente en esta materia era la S. de las 10:00 a.m. del 6 de noviembre de 1968 (B.J. 269 de 1968), en la cual la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las medidas de represión de la competencia desleal son de carácter policíaco y por lo tanto eminentemente preventivas y la decisión de adoptarlas queda al prudente arbitrio del funcionario del orden administrativo mencionado. Sin embargo, dicha sentencia no decía de qué manera podría defenderse aquel a quien se imputara un acto de competencia desleal o de infracción de derechos absolutos, quedando en el aire si quien solicitaba y conseguía que se hicieran efectivas tales medidas tendría que abrir el debate con la demanda en la vía judicial correspondiente. En la sentencia que comentamos la Corte Suprema aclara que una vez efectuadas esas medidas de carácter policíaco, el interesado debe recurrir ante las autoridades judiciales correspondientes a entablar la demanda en debida forma, en un plazo no mayor de quin114


ce días a partir de la fecha en que se efectúen las medidas cautelares, anteriormente mencionadas, en forma análoga a lo preceptuado en el Arto. 893 Pr., porque de otra forma el afectado con las mismas no tendría la oportunidad de defenderse y se violaría de esa forma el Arto. 34 Cn. También, nos dice la Corte de sentencia, debe tenerse presente el Arto. 70 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual dispone que: «La sentencia o resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal dispondrá, además de su cesación, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente». De conformidad con la disposición transcrita es necesario proceder en la vía judicial correspondiente, pues las autoridades administrativas no tienen competencia para conocer de demandas por resarcimiento de daños y perjuicios. En síntesis, de acuerdo con esta sentencia, tenemos, en primer lugar, la ejecución de las medidas preventivas a cargo del Registrador de la Propiedad Industrial, quien a su arbitrio podrá ejecutarlas, pudiendo el interesado, si no lo hace, recurrir a la vía judicial para su ejecución. En segundo lugar, tenemos, la obligación del que ha solicitado y obtenido la ejecución de tales medidas de demandar en la vía judicial correspondiente dentro de los quince días establecidos en el Arto. 893 Pr. El procedimiento que se había seguido hasta entonces en el Registro de la Propiedad Industrial era el sumario y la resolución del Registrador era apelable en el efecto devolutivo, sin que hubiera un debate en la vía judicial, salvo el recurso de amparo. Como vemos ese procedimiento es diferente del señalado por la Corte Suprema. d. Alcances del recurso de amparo en cuanto a la protección de las garantías individuales Aunque se escapa a este tema, considero de suma importancia el pronunciamiento de la Corte Suprema contenido en el 115


considerando tercero de su sentencia. El Dr. Guillermo Salinas Figueroa, apoderado de la sociedad Nicar Química, S.A., quien intervino en el recurso de amparo, como parte interesada al tenor de lo preceptuado en el Arto. 41 de la Ley de Amparo alegó que los siguientes artículos constitucionales, citados como violados por recurrente: 130, 159 y 160 Cn. se encuentran en el Título VIII, DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO y que el recurso de amparo sólo cabe en contra de las violaciones e intentos de violaciones de los derechos y garantías consagrados en la Constitución y que éstos se encuentran en el Título IV, Capítulos I al VI. La Corte Suprema de Justicia dijo al respecto: «Cabe observar que el Arto. 24 de la Ley de Amparo es sumamente amplio, ya que dispone que: «El Recurso de Amparo se interpondrá en contra del funcionario o autoridad que ordene el acto que se presume violatorio de la Constitución Política, contra el agente ejecutor o contra ambos». Además como bien dice Ignacio Burgoa, en su obra «Las Garantías Individuales», página 181, «es a través de toda la Constitución que se consagran las garantías individuales o del gobernado». Con fundamento en tal amplitud este Supremo Tribunal reiteradamente ha amparado a quienes han recurrido en contra de funcionarios que se han excedido de sus funciones en violación del Arto. 130 Cn. Véanse al respecto, entre otras, las sentencias de las once y treinta minutos de la mañana del 4 de octubre de 1988, B.J. 305 de 1988 y de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del veintidós de junio de 1994.»

36. Sanciones Una vez declarada la existencia de un acto de competencia desleal o de infracción de derecho, las sanciones son: el decomiso y la destrucción de los productos, envases, etc. y, si es necesario el cierre temporal de la empresa infractora. Estas sanciones, que son similares a las medidas cautelares, se fundan en las acciones de cesación y de remoción y caen dentro de las medidas necesarias para impedir las consecuencias y evitar la repetición de los actos desleales a las que se refiere el Arto. 70 del Convenio Centroamericano. Además, tanto éste (Artos. 69 y 116


161), como el Protocolo de Modificación (Arto. 101) establecen multas. Otra de las sanciones es el resarcimiento de daños y perjuicios al afectado (Arto. 70 del Convenio Centroamericano). Finalmente, se considera sanción la publicación de la sentencia condenatoria o de su extracto, a la que nos hemos referido al abordar la acción de rectificación.

37. Prescripción de la acción El Convenio Centroamericano no establece un plazo especial de prescripción para entablar la acción de represión de la competencia desleal, por lo debe tenerse como tal el general de tres años estatuido en el Arto. 227. Como el mismo es general no establece, respecto a la competencia desleal, si se empieza a contar desde la fecha en que el perjudicado por el acto desleal tuvo conocimiento de la realización del mismo, o desde la última vez que se realizó. En lo personal me inclino por que se cuente desde que el perjudicado tuvo conocimiento, a pesar de la incertidumbre que habría en cuanto a la determinación de la fecha para favorecer a la parte perjudicada. El Protocolo de Modificación establece tanto para las acciones contra las infracciones, como contra la competencia desleal los siguientes plazos de prescripción: dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción o del acto de competencia desleal, o cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción o el acto desleal, aplicándose el plazo que venza primero (Artos. 98 y 109)80. Estos plazos son los que siguen las legislaciones modernas.

38. Conclusiones y reflexiones Como hemos podido ver, la competencia desleal sólo se reprime en el Convenio Centroamericano respecto a los actos engañosos que se realicen con la intención de aprovecharse de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y Considero innecesario que existan dos artículos para regular los mismos plazos de prescripción, puesto que se hubieran podido regular en un solo artículo. 80

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señales de propaganda ya sea en perjuicio del titular de dichos signos distintivos o de los consumidores (Art. 65). Esta norma constituye la llamada cláusula general. En un sentido amplio se consideran como actos de competencia desleal que deben ser reprimidos todos aquellos que se realicen apartándose de las prácticas comerciales honradas, de ahí que los países legislen para dar una protección eficaz contra la competencia desleal, bien sea mediante leyes administrativas, penales y mercantiles en general, o a través de normas encuadradas en el ámbito de la regulación de las marcas y nombres comerciales. En consecuencia, resultan estrechas las disposiciones del Convenio Centroamericano para reprimir la competencia desleal. En tal sentido debió incorporarse en él una disposición más amplia como la del Artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, según el cual constituye un acto de competencia desleal «todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial». Sobre la base de esta disposición debió legislarse más ampliamente para comprender aquellos actos de competencia desleal, como los que hemos estudiado, que no constituyen infracciones a los signos distintivos. Como vimos anteriormente, el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano siguiendo las tendencias modernas de la doctrina distingue entre la infracción a los derechos sobre los signos distintivos y los actos de competencia desleal y ha incorporado en el Arto. 106, como cláusula general, el párrafo transcripto del Artículo 10bis del Convenio de París. Sin embargo, la tipificación que hace de los actos de competencia desleal resulta insuficiente, pues no contempla actos tales como la revelación de secretos, la imitación de iniciativas, la inducción a la infracción contractual, etc. Considero que debería crearse un «Convenio Centroamericano para la Represión de la Competencia Desleal», que regu118


lara esta disciplina ampliamente, en forma similar a las leyes peruana y española y que constituyera un modelo quecomo indica Bercovitztenga las siguientes características: i) Claridad y diferenciación de las ofertas, ya que sólo de esta manera podrá el cliente potencial compararlas y elegir entre ellas. Por tal motivo, se deben prohibir todos los comportamientos destinados a engañar o confundir, pues son contrarios al objeto de conseguir transparencia en el mercado. ii) Debe partirse de la premisa de que la actuación de los oferentes en el mercado debe basarse en su propio esfuerzo, sin apropiarse del esfuerzo de los demás competidores. iii) La exigencia de que los agentes económicos cumplan la legalidad vigente, pues sólo de esa manera se puede competir en condiciones de igualdad. Si un empresario formal tiene que competir con informales se encontrará en clara situación de inferioridad, pues sus costos son superiores. La situación se agrava cuando el Estado no impone el respeto a las leyes. iv) Que a los agentes económicos se les prohiba la arbitrariedad en su actuación en el mercado. Esto significa que no se puede discriminar entre los clientes e imponerles condiciones abusivas. v) Que se garantice la libertad de decisión de los consumidores. En esta característica se fundamenta todo el sistema competitivo de la economía de mercado. De esta forma toda actuación que impida o limite la libre decisión de los consumidores es, en principio, incompatible con el modelo que trata de proteger la regulación sobre la competencia desleal. En consecuencia, aquellas conductas agresivas que tratan de imponer a los consumidores la realización de ciertas operaciones constituyen actos de competencia desleal . En cuanto a la autoridad competente, considero que se deberían crear juzgados para tramitar asuntos de propiedad intelectual en general, incluyendo las oposiciones y las acciones de competencia desleal, con procedimientos expeditos, así como Salas para la Propiedad Intelectual en los Tribunales de Apelación.

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39. Competencia desleal en la Internet81 La Internet, precursora de la supercarretera de la información, ha modificado fundamentalmente los datos económicos, ha conducido a la internacionalización de los mercados y ha incrementado la competencia. Desde el punto de vista de los negocios Internet constituye una nueva arma económica y una herramienta modernísima para ampliar el prestigio de las compañías, de sus productos y servicios; para analizar mercados y perspectivas de clientes; para concretar transacciones comerciales; para la investigación y el desarrollo, o para reclutar personal. Solamente en los Estados Unidos de América aparecen en las «Central Source Yello Pages» más de diez millones de referencias comerciales para la participación de negocios en Internet. Los proveedores de acceso a Internet y ciertas firmas de consultoría explotan el comercio ligado al uso de la red (como el acceso, capacitación, creación de páginas Web, o búsqueda de información. Así mismo, muchas compañías multinacionales, tales como Siemens, Nixdorf, Microsoft, McKinsey & Company, etc., han integrado Internet a sus estrategias comerciales para vender sus productos y servicios. Todos los beneficios y servicios dirigidos a consumidores están comercializados en Internet, el sitio de una compañía o de un comercio, o en enormes mercados virtuales como el Eupean Businees Center, el London Mall, Holland ExPo, el Italian Business Institute, la Comerce Net, o el IndustryNet OnlineMarketplace. Este último, creado en 1991, La Internet es una federación de redes que está en constante desarrollo y que en la actualidad es de acceso general. Su origen se remonta al Advanced Research Project Agency (ARPA) creado a fines de la década de los años sesenta por el Departamento de Defensa de los estados Unidos de América, con la finalidad de asegurar el envío de la orden de abrir fuego desde el centro de control a las bases de misiles cuando las redes de comunicaciones hubieran quedado parcialmente destruidas por un ataque. Esta misión se extendió con rapidez para incluir acceso y compartir todos los recursos de cómputo de Estados Unidos. La nueva red se denominó ARPAnet. Al establecer una red en cadena que enlaza a los centros de cómputo más importantes y al usar información dividida en «paquetes autónomos», fue posible configurar una estructura flexible, independiente del tipo de computadoras utilizadas. 80

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presenta 250.000 compañías industriales y diez mil productos nuevos cada mes. Las relaciones de negocios internacionales quedan facilitadas por la presencia en la red de cientos de Cámaras de Comercio, incluyendo la CyberNet Chamber of Comerce y la International Chamber of Commerce y de organizacioes internacionales como la World Trade Organzation. Dado el amplio desarrollo comercial a través de Internet es posible que se produzcan diversos actos de competencia desleal o de infracción de derechos. En el campo de la publicidad se plantea la pregunta de si la publicidad en Internet puede sujetarse a la aplicación de los regímenes legales dirigidos a los medios tradicionales (televisión, radio, periódicos, etc.) o si es necesaria una nueva legislación. Debido a que en la Internet el consumidor toma un papel activo, pues con un simple click en la pantalla puede obtener información adicional o hacer que desaparezca todo lo que considere impertinente y es él quien decide visitar un sitio publicitario en el Web, se ha considerado conveniente desarrollar una legislación publicitaria específica que tome en cuenta el papel interactivo del consumidor y que su regulación sea menos restrictiva que las reglas que rigen la publicidad en los medios tradicionales. Una de las aplicaciones de Internet es el correo electrónico (e-mail), que permite a los usuarios con una dirección electrónica comunicarse entre sí. El mensaje del emisor del correo electrónico se envía a su servidor, el cual, a su vez, lo envía por la red al servidor del destinatario, quien a su vez, abre su servidor de correo, consulta su buzón electrónico y recibe el mensaje. Precisamente, mediante el uso del llamado «Domain Name» (Nombre de Dominio)que no es más que el nombre utilizado como dirección en el correo electrónicoel cual cumple una función igual a la de los números telefónicos, e identifica al usuario, es que se han presentado en la práctica casos de infracción de derechos sobre signos distintivos. La infracción se produce cuan121


do un tercero no autorizado utiliza una marca u otro signo distintivo registrado a favor de otro como nombre de dominio. En un caso reciente, la Corte de Distrito de California, Estados Unidos de América, reconoció que los nombres de dominio pueden utilizarse como marcas. En ese caso, la empresa «Juris, Inc.», propietaria de la marca registrada «JURIS», demandó a la empresa «The Comp Eaminer» por el uso del nombre de dominio JURIS.COM. En el caso se aplicaron los principios marcarios tradicionales a un nombre de dominio. Uno de los problemas que plantea la infracción de derechos o la competencia desleal a través de Internet es el de la determinación del juez competente. En los Estados Unidos, las Cortes de ese país se han declarado competentes para conocer de tales casos aunque el acto se haya originado en el extranjero, si éste tiene efecto en dicho país.

40. La piratería marcaria 40.1. Concepto. En un aspecto amplio, piratería «se dice de la destrucción o apoderamiento sin escrúpulos de los bienes ajenos»82. Por analogía, la piratería marcaria consiste en el apoderamiento ilícito de una marca ajena. 40.2. La piratería marcaria como abuso del derecho. Sin embargo, la piratería marcaria muy frecuentemente se realiza como un abusivo ejercicio del derecho83.

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de don Guillermo Cabanellas, página 250. La teoría del abuso del derecho se originó en el siglo XIX y es una consecuencia del reconocimiento extensivo que hizo la revolución liberal de la libertad y la propiedad. El abuso ocurre cuando el sujeto ejercita su derecho de manera no prohibida por la legislación positiva, pero causa un daño a otro. Recuérdese que cuando estudiamos la relación entre el Derecho Marcario y el Derecho Civil, citamos el párrafo tercero del Arto. 15 del «Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua», establece que: «Los juzgados y tribunales deben rechazar fundadamente toda articulación que se formule con manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude a la ley». 82

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40.3. El pirata no sólo se apodera de marcas notorias. El pirata marcario puede apoderarse de marcas famosas o de marcas que no han alcanzado notoriedad, pero que han tenido éxito en el mercado. Por tal motivo es considerada como un caso de competencia desleal. 40.4. Protección en el Derecho comparado a las marcas legítimas frente al pirata. En el derecho comparado se requiere, por lo general, que quien registró la marca ajena tuviera conocimiento de su existencia. Así, por ejemplo, el inciso b) del Arto. 23 de la Ley de Marcas argentina considera nulas las marcas registradas «por quien al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.» Como relata Jorge Otamendi84, páginas 313 y siguientes, «generalmente, estos actos de piratería se han dado con respecto a marcas registradas en el extranjero y que gozaban fuera de nuestro país de un cierto prestigio y notoriedad. Desde luego, la norma protege usurpaciones de marcas extranjeras y también de marcas usadas en nuestro país, pero no registradas». En Uruguay, en la ley No. 16.320, de fecha 1 de noviembre de 1992 y el Decreto Reglamentario No. 51/991, de fecha 27 de enero de 1993, se estableció un procedimiento sumario que permite, en menos de un año, obtener la anulación del registro de una marca pirata y ha facilitada la prueba, pues para probar el mejor derecho del titular de la marca legítima basta con acreditar el registro de y uso anteriores de ésta en el extranjero. No se requiere la prueba de que el pirata haya tenido conocimiento de la existencia de la marca legítima. 40.5. Forma de actuar del pirata. Veamos como procede: se da cuenta de que existe una marca famosa u otra que ha empezado a usarse con cierto éxito, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que no ha sido registrada en los países centroamericanos. Inmediatamente instruye a su abogado para que la solicite. Una vez introducida la solicitud, la marca pasa exitosamente el examen de novedad, el Registrador extiende el 84

«Derecho de Marcas».

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aviso, el cual se publica en el Diario Oficial sin que nadie presente oposición y posteriormente se inscribe. El pirata ha actuado «lícitamente», pues ninguna ley le prohibe que presente una solicitud de registro de marca y que ésta se registre; sin embargo, detrás de ese ejercicio de su derecho se esconde el ánimo de causar daño al legítimo titular de la marca, a quien impedirá registrarla en el país o países en que él la ha usurpado. Claramente se ha producido el apoderamiento de un bien ajeno mediante el ejercicio abusivo de un derecho. 40.6. El objetivo del pirata marcario es a menudo exigir un rescate por la marca ajena. Es frecuente el hecho de que el pirata marcario no haya registrado la marca ajena para competir deslealmente con productos ilegítimos, tras haber impedido que el legítimo titular comercialice sus productos con su propia marca. En muchísimas ocasiones el registro de la marca ajena tiene como objetivo exigir el pago de un «rescate» por la marca «secuestrada». 40.7. ¿Cómo hacer frente a este viciado ejercicio del derecho? Oponiéndose a la solicitud del pirata o, si no fue posible presentar la oposición, demandando la nulidad y cancelación de la marca inscrita. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con ciertos obstáculos legales para que la oposición o, en su caso, la demanda de nulidad y cancelación prosperen. Por ejemplo, cuando la marca no es notoria y no es posible ejercer el derecho de prioridad establecidos en las convenciones y tratados internacionales o, simplemente, porque prescribe el plazo para ejercer tales acciones. 40.8. Instrumentos legales para combatir la piratería marcaria. Consideramos que los titulares de marcas no registradas, en los países miembros del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, pueden defenderse invocando los Artos. 10, inciso q) y 65 del mencionado Convenio. Además, si el país es miembro del Convenio de París, es posible utilizar el plazo de prioridad establecido en el párrafo C.1) del Artículo 4 del mismo. También, con fundamento en los 124


artículos 7 y 8 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 192985, hemos podido oponernos exitosamente a solicitudes de registro de marcas presentadas por piratas marcarios u obtener la cancelación de marcas inscritas. Así mismo, desde la primera sentencia que se dictó en Nicaragua para proteger la marca notoria en 197186, se ha continuado manteniendo su protección tanto en el Registro de la Propiedad87, como en sentencias de los Tribunales de Justicia88, lo cual constituye otro valladar para los piratas marcarios.

En Centroamérica esta Convención está vigente en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 86 Sentencia de las 11:00 A.M. del 11 de agosto de 1971, dictada por el Juez Primero Civil de Distrito de Managua, Dr. Ildefonso Palma Martínez, caso BAYER AG contra Joaquín Bayer Santacoloma. 87 Recientemente el Registro de la Propiedad Industrial en sentencia dictada a las 2:50 P.M. del 25 de julio de 1994, declaró el carácter de notoria de la marca BIMBO. 88 La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 85 de las 10:45 A.M. del 24 de octubre de 1994, protegió y declaró la notoriedad y el prestigio de la marca SUR, propiedad de la sociedad Sur Química Internacional, S.A. 85

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CAPÍTULO IV Las importaciones paralelas y el agotamiento del dereccho sobre marcas y patentes. 41. Introducción Una de las preocupaciones de los distribuidores autorizados de productos legítimos, son las importaciones que realizan comerciantes no autorizados, que constituyen verdaderos competidores. Estudiaremos tales importaciones, llamadas paralelas, y su estrecha relación con la doctrina del agotamiento del derecho, desde dos puntos de vista, el marcario y el de patentes. Desde el primero tomando en consideración el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, actualmente en vigencia, y el Protocolo de Modificación al mismo. Desde el segundo, nuestra Ley de Patente de 1899 y el «Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (invenciones y Diseños Industriales)», todavía en discusión. Así mismo, tomaremos en consideración las disposiciones pertinentes del «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados en el Comercio», conocido por sus siglas en inglés como Acuerdo TRIPS, el cual entrará en vigencia en los países en desarrollo en el año 2006. 41.1. Desde el punto de vista del Derecho Marcario: las importaciones paralelas se producen cuando un producto legítimo es importado por una persona distinta del distribuidor autorizado o al margen del productor local que lo fabrica con licencia de la empresa extrajera titular de la marca. En los Estados Unidos de América se conoce también como «gray product». Esto se debe a que en ese país se acostumbra a clasificar los productos en white (blancos), cuando son absolutamente legítimos; en black (negros) cuando son falsos y cuando son dudosos se

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les llama gray (grises) como si estuvieran en una situación intermedia entre el blanco y el negro. a) Defensa de las importaciones paralelas: Quienes defienden la legalidad de tales importaciones, alegan que como se trata de productos fabricados por el titular de la marca y no de productos falsos, éste ha agotado su derecho y no puede pretender ejercer ninguna acción, ya que su derecho no ha sido infringido en ninguna forma. b) Cuestionamiento de las importaciones paralelas: Quienes las cuestionan alegan que el importador no autorizado compite deslealmente con el importador autorizado, o con el licenciatario, no sólo porque en la mayoría de los casos sus costos son menores, sino también porque se aprovecha de la publicidad que el importador autorizado ha costeado en favor de los productos que distribuye, no da la garantía requerida para ciertos tipos de productos, ni da los servicios de mantenimiento y reparación de los artículos que vende. Por ejemplo, la empresa XX es importadora autorizada de las computadoras marca YY. Juan Pérez decide importar diez computadoras de esa marca al margen de la importadora autorizada. Don Juan, probablemente debido al poco volumen de sus importaciones, tendrá menos costos administrativos que la empresa XX y si no tiene un taller para dar mantenimiento y reparar las computadoras, indudablemente sus clientes se verán perjudicados, ya que probablemente tendrán que hacer efectiva su garantía con la empresa situada en Miami que vendió a Juan las computadoras. c) El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no prohibe las importaciones paralelas. El Arto. 26, que enumera los derechos del titular de la marca no se refiere expresamente al agotamiento del derecho, pero podemos colegir que lo establece sin ninguna limitación, al mencionar el inciso c) de ese artículo el derecho del titular de la marca a «hacer que las autoridades competentes prohiban la importación o internación de las mercancías o productos mientras se la siga distinguiendo con aquélla», es decir, los fabricados por terce127


ros, que lleven una marca igual o semejante a suya. Tal derecho no se extiende de manera alguna a productos legítimos, como sucede en otras legislaciones89. d) El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano regula esta materia en el Arto. 28, bajo el enunciado de «Agotamiento del derecho». El primer párrafo de dicho artículo establece que «El registro de una marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.» El segundo párrafo de dicho artículo dispone que: «A los efectos de del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas90.» Este artículo establece en su primera parte la doctrina del agotamiento del derecho del titular de la marca, pero a continuación amplía los alcances de ese derecho porque los productos legítimamente marcados tienen que haber sido introducidos en el comercio por el mencionado titular o por otra persona, respecto a la segunda, es decir, la otra persona, pueden concurrir dos hipótesis: a) Esta introduce los productos legítimamente La Ley Suiza de Marcas de fecha 28 de agosto de 1992, en las Secciones 13(1) y 3(1), según sentencia del Tribunal de Apelaciones de Berna, prohibe las importaciones paralelas. 90 Este criterio es igual al seguido en los Estados Unidos, donde las importaciones paralelas llevadas a cabo sin la autorización del titular del derecho han sido admitidas respecto a productos fabricados por el titular de la marca en ese país, o por una persona sujeta al «control común» del titular en los Estados Unidos (K Mart Corp. contra Cartier Inc.). 89

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marcados con el consentimiento del titular de la marca y bien puede ser el distribuidor autorizado de los productos marcados; y b) Ella está económicamente vinculada al titular de la marca. Esta segunda hipótesis encierra la dificulta de la definición de la vinculación económica entre el titular de la marca y la otra persona y aun respecto a un tercero. Quien puede ejercer una influencia decisiva con respecto a la explotación de la marca puede ser el titular de la misma sobre el licenciatario, o cotitulares de la marca entre sí, o un tercero en cuanto al derecho del titular sobre su marca, pero ligada a éste por algún contrato. Es indudable que esta disposición tiende a proteger a los distribuidores autorizados frente a los importadores paralelos, pero elimina en gran medida el agotamiento del derecho sobre la marca. Dado que la limitación a tal agotamiento es respecto a productos introducidos al comercio, considero que de ninguna manera podría perjudicar a un tercero que introduce al país para su uso personal un artículo legítimamente marcado, aunque no tenga el consentimiento expreso del titular de la marca. Sin embargo, corresponderá a las autoridades la interpretación de esta norma. Con más claridad la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, dispone en el Arto. 106 que : «El Derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de cualquier otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización». 41.2. Desde el punto de vista del Derecho de Patentes a) Definición de agotamiento del derecho de la Corte Suprema alemana en una sentencia dictada en 1902: «El efecto de una patente reside en el hecho de que a nivel local nadie, excepto el titular de la patente (y las personas por él autorizadas) puede producir o colocar el producto en el mercado. Con 129


ello, queda extinguido el efecto de la patente. Si el titular fabrica el producto y lo coloca en el mercado con el consecuente derecho que le asiste de excluir a otros de la competencia, éste ya se ha beneficiado de las ventajas que la patente le otorga y de esta manera quedan agotados sus derechos (a controlar las subsecuentes ventas). Una patente no confiere a su titular el derecho de prescribir las condiciones bajo las cuales se debe desarrollar el comercio con sus productos». Esta sentencia es importante porque sentó la doctrina que posteriormente se aplicó en el comercio internacional. La Corte Europea de Justicia decidió que el agotamiento de derechos sobre bases meramente territoriales constituía un obstáculo a la libre circulación de los bienes y conspiraba contra la creación de un mercado común único, porque permitía al titular dividir los mercados, controlar todo el proceso de distribución de los productos y establecer discriminaciones arbitrarias tendientes a restringir el flujo comercial entre los Estados. Sin embargo, la mencionada Corte no aceptó la aplicación de la doctrina para casos en que la venta del producto se había realizado fuera de la Comunidad económica Europea y se pretendía introducir un producto proveniente de un Estado no miembro en un Estado miembro (caso Emi Records contra CBS UK). b) Nuestra actual Ley de Patentes no establece excepciones al agotamiento del derecho sobre las patentes. Esto se desprende de los Artos. 24, 25 y 26 de dicha Ley, en el primero de los cuales se establece la pena de seis meses a un año de prisión para quienes falsifiquen objetos patentados, para los que teniendo conocimiento de ellos los negocien, para los que hayan dado declaración falsa al solicitar la patente y para los que hicieren aparecer como patentado un objeto sin estarlo legalmente; en el segundo se impone la obligación a los que vendan objetos que falsifiquen a los patentados de informar al titular de la patente el nombre del autor o vendedor de tales objetos y la época en que fueron entregados, debiendo considerarse cómplices en el caso de que no den explicación satisfactoria de su procedencia y, en el tercero, se dispone que, además de la pena 130


que fija el artículo 24, se impondrá la de la pérdida de los objetos falsificados y la indemnización de daños y perjuicios. Como puede observarse no se hace limitación alguna al agotamiento del derecho sobre la patente. c) El «Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (invenciones y Diseños Industriales) dispone en el Arto. 43, de manera similar al protocolo de Modificación, que : «1) La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto a un producto protegido por la patente después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país del Istmo Centroamericano por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él». «2) A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.» «3) Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme el párrafo 1), siempre que la multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de propagación o multiplicación. 41.3. «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados en el Comercio» El Artículo 6 del Acuerdo TRIPS dejó en libertad a los países miembros para incorporar en sus legislaciones nacionales el principio de agotamiento de derechos. El reconocimiento del principio de agotamiento internacional en el mencionado artícu131


lo puede ser visto como un lógico reflejo de la globalización de la economía, y la necesidad de competir teniendo acceso a productos más baratos donde estén disponibles. En la nota al pie del artículo 28 del Acuerdo TRIPS, que se refiere a los derechos conferidos al titular de la patente, se dice : «Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6».

Apéndice 42. Síntesis de las sentencias de la corte suprema desde 1975 1. El solicitante no está obligado a pagar de previo los derechos que señala el Arto. 213 del Convenio, pero deberá pagarlos en la oportunidad que indica el Arto. 106. Consulta 18 de diciembre de 1975 (B.J. 467 de 1975). 2. Pueden registrarse en Nicaragua las marcas registradas en otro país de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, sin exigir certificación del registro del país de origen. Consulta 15 de junio de 1976, B.J. 390 (1976). 3. Se declara nulo todo lo actuado en el registro de una marca, aunque no fue alegado por el opositor en primera instancia, porque el solicitante omitió la declaración formal de ser dueño de un establecimiento comercial, empresa de servicio o de explotación industrial. S. 12 m. 16 de enero de 1978, B.J. 10 (1978). 4. La Corte Suprema de Justicia declaró que un nombre comercial se adquiere por el registro del mismo y se prueba con el certificado de registro expedido por la autoridad competente91 y 91 Debe tomarse en cuenta que sta sentencia fue dictada antes de que Nicaragua se adhiriera al Convenio de París. El Arto. 8 de este Convenio protege al nombre comercial aunque no este registrado.

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en el considerando tercero dijo: «La señora Socorro Roque Vallecillo alegó en el escrito de oposición la propiedad del nombre comercial «Adán 2000» porque en la escritura número 76 que autorizó el notario Carlos Gómez Obando, en esta ciudad a las 8:00 a.m. del 11 de marzo de 1974 (Fo. 58 a 62) en la cláusula primera se dispuso «que la sociedad girará bajo la razón social de «Zeledón y Roque Compañía Limitada» y «para los efectos de publicidad podrá ser conocida con el nombre comercial de Adán 2000». De lo expuesto se deduce que la razón social de la susodicha colectiva es «Zeledón y Roque Compañía limitada» conforme los Artos. 130 y 134 C.C., pero esta razón social no es objeto de la solicitud de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que no está en el caso de las prohibiciones del Arto. Inc. h. del Convenio y por lo que respecta al nombre «Adán 2000» «para los efectos de publicidad» la Sra. Roque Vallecillo, si pretendía obtener la protección del Convenio Centroamericano, debió ser diligente en solicitar el registro, ya que tuvo tiempo suficiente desde la constitución de la sociedaed y no hacerlo en forma tardía, con posterioridaed a la solicitud de la señora Fernández de Vallecillo sin que valga decir que el nombre «Adán 2000» quedó inscrito al inscribirse en el Registro Mercantil la escritura de constitución de «Zeledón y Roque Compañía Limitada», pues los efectos del Registro Mercantil son distintos de los del Registro de la Propiedad Industrial, y así lo reconoce la misma opositora desde el momento que compareció a esta última oficina a solicitar la inscripción del nombre comercial, gestión que sería sobrancera si valiera para esos efectos el Registro Mercantil. Además el nombre «Adán 2000» no reúne los requisitos que determinan la razón social en las Compañías colectivas conforme el Arto. 134 C.C. y es para usarse esporádica y facultativamente». Sentencia de las 11:40 a.m. del 5 de julio de 1978 (B.J. 184 de 1978) sobre el nombre comercial. 5. La palabra «nacional» está comprendida en la prohibición del acápite ñ) del Arto. 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. B.J. 289 y 291 de 1978. 133


6. No ha lugar al amparo porque basándose en la inconstitucionalidad del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial debió dirigirse contra el Ministro de Relaciones Exteriores que refrendó ese Convenio y no contra el Ministro de Economía que desechó la oposición del recurrente al registro de una marca. Tampoco ha lugar al amparo basado en ese Convenio considerándolo constitucional porque el recurso no puede interponerse en forma subsidiaria92. S. 9:00 a.m. del 22 de agosto de 1978 (B.J. 238 de 1978-9) 7. «De lo expuesto resulta que no existe ninguna disposición en Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que ordene que la inscripción o anotación de cambio de domicilio del titular del Derecho inscrito, tenga que pagar los Derechos que el Convenio exige en los casos que se dejan relacionados y, en materia fiscal, no cabe aplicar impuestos por analogía, pues el espíritu que inspira nuestro sistema tributario es que cada impuesto debe estar establecido expresamente en la Ley». Sentencia de las 11:40 A.M. del 15 de mayo de 1979 (B.J. 522 de 1979). 8. En caso de oposición, la parte contraria tiene el derecho de reclamar la presentación del poder y el solicitante la obligación de acompañarlo, para examinar la legitimidad de la representación ostentada, pues se trata de un juicio que se abre. Consulta de 18 de junio de 1980, B.J. 480 de 1980. 9. No ha lugar al amparo contra la resolución que acoge la oposición contra el registro de una marca, ya que el apoderado del opositor no presentó un poder en escritura pública, sino un poder verbal. Esta sentencia se funda en que los juicios administrativos son escritos. S. 11:45 a.m. del 12 de julio de 1980 (B.J. 45 de 1980)

El Arto. 20 de la Ley de Amparo permite al recurrente de un recurso de casación o de amparo alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley o reglamento que se le haya aplicado. 92

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10. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las marcas ORALITE y AURALIT. Sentencia No. 114 de las 10:45 A.M. del dos de octubre de 1980 (B.J. 265 de 1980). 11. No caduca una solicitud de registro que ha estado en suspenso por una oposición en su contra. Sentencia No. 115 de las 11:00 A.M. del 2 de octubre de 1980, B.J. 267 de 1980. 12. La Corte Suprema consideró que existía semejanza entre las marcas SULOBIL y SILUBIN. Para llegar a esta conclusión la Corte razonó de la siguiente forma: «Para determinar, en concreto, si la marca Sulobil es o no imitación de la marca Silubin, guardando con ella semejanza, fonética, visual y ortográfica en grado de confusión, pues, sin lugar a dudas, lo que pretende el Convenio Centroamericano de Protección a la Industria93, es la protección, que para uso exclusivo, debe hacer el propietario de una marca registrada y tal legislación entre otras, tiene esa como una de sus principales finalidades. Sobre este punto, después de hacer un examen exhaustivo y a la vez comparativo de las palabras «Sulobil» y «Silubin», estima este Tribunal que ambas tienen el mismo número de letras, al igual que el mismo número de sílabas, dándose el caso que las tres primeras consonantes son las mismas y están colocadas en el mismo orden , con la agravante, que la vocal de la última sílaba es, precisamente, idéntica, estando además, colocadas en la misma posición, lo que produce una fonética muy semejante entre las mismas. El análisis comparativo anterior nos conduce necesariamente a establecer una marcada semejanza entre ambas palabras «Sulobil» y «Silubin» que puede provocar confusión entre el público consumidor, sobre todo tratándose de la misma clase. (clase 5), conforme la nueva clasificación. Tal circunstancia contravine lo preceptuado en el acápite p) del Arto. 10 del Convenio antes mencionado»94.También dijo la Corte Suprema en la misObviamente la Corte Suprema se refiere al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. 94 Este razonamiento viene a ser una aplicación concreta de las reglas generales para determinar la semejanza entre dos marcas enunciadas por el tratadista argentino don Pedro Breuer Moreno y que fueron acogidas en la sentencia de las once y media de la mañana del veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta, visible en el B.J. 15100. En el Considerando I de dicha sentencia la Corte Suprema de Justicia dijo: «Ahora 93

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ma sentencia: «El Art. 100 del Convenio en cuestión no hace ninguna distinción al respecto y, por lo tanto, debe entenderse que lo bien, la confusión proviene de los diferentes elementos que influyen en las marcas, desde la identidad absoluta hasta la semejanza causada por parecidos ortográficos, fonéticos y similitud visual o de ideas; y aún puede originarse indirectamente de la forma, tamaño y material en que se impriman; sin embargo, para decidir sobre el parecido de dos marcas no debe procederse de una manera arbitraria, sino que es necesario, dicen los autores, atenerse a ciertas normas que lleven al juzgador a dictar una resolución justa; por ejemplo; el cotejo sucesivo de las marcas, poniéndose en lugar del consumidor y tomando en cuenta la naturaleza de los productos que amparan, apreciando en conjunto más bien las semejanzas que existen, antes que las diferencias, ya que es de los elementos similares y no de los distintos que dependen su parecido; pues como dice Breuer Moreno: «en la mayoría de los casos, el parecido entre dos marcas no es obra de la casualidad; es obra premeditada del competidor desleal que trata de producir confusión. Se explica que el comerciante poco escrupuloso, buscando defensa contra la acción del titular de la marca registrada, incluya en la suya elementos distintos que le permitan afirmar que las marcas son inconfundibles; pero el juez puede estar sobre aviso, aplicando las reglas que recuerde, para evitar que consiga esos propósitos» (Tratado de Marcas de Fábrica, pág. 358)». Relacionado con este tema, la Corte Suprema de Justicia, reiteradamente, ha declarado que: «La similitud entre marcas es un tema que cae bajo los sentidos del juzgador sin que se requieran conocimientos especiales», B.J. 17505 de 1955; 265 y 273 de 1980. «La Corte Suprema cree que la apreciación que los Tribunales de Instancia hacen de la identidad o parecido sustancial de dos marcas de fábrica, sólo pueden impugnarse por error de hecho cuando la equivocación es evidente, esto es, que se ve a primera vista, sin esfuerzo ni raciocinio, como cuando la equivocación es acerca de colores o acerca de una cifra» (Sentencia de las once de la mañana del 23 de septiembre de 1955). También la Corte Suprema de Justicia en el considerando I de sentencia de las 10: 00 a.m. del 30 de enero de 1958, dijo : «La Cámara Federal de Buenos Aires, resume ese juicio diciendo que «para admitir tal posibilidad de confusióncuestión de hechoel criterio judicial es soberano y se forma por el examen de ambas denominaciones, por consideración a la identidad de artículos a que se aplicaran, por la naturaleza o condición de los compradores o por la circunstancia, ya señalada en otros fallos de esta Cámara, de hallarse en presencia de un derecho reconocido, el de la marca registrada y de otro en expectativa que bien puede encontrar en otra designación cualquiera de fantasía, la marca registrable, sin afectar derechos ya amparados». Este es también, criterio de los Comentaristas, y de esta Suprema en varias de sus sentencias que han decidido casos parecidos al actual. Entre aquéllos puede citarse lo que expresa Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas, páginas 350 y 356, a saber: «Indudablemente la confusión entre marcas es una cuestión de hecho, pero la Ley de Marcas no solamente reprime la confusión consumada, sino que trata de evitar que se produzcan en el futuro... De manera que el problema que se debe determinar a priori es, la posibilidad de confusión. Este problema es tanto más importante aun en los casos en que la confusión se ha producido, es difícil probar el hecho; quien se confunde es el consumidor; el titular de la marca vulnerada raras veces tiene conocimiento de las circunstancias en que la confusión ocurrió. Por eso, con buen criterio, los tribunales han resuelto constantemente que la determinación de la posibilidad de confusión compete personalmente a los jueces y que, si bien puede producirse prueba sobre confusiones ocurridas, carece de valor cualquier prueba que tendiera a demostrar que dos marcas no pueden confundirse. Es razonable: lo que no ha ocurrido todavía, puede ocurrir en el futuro».

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preceptuado en él es aplicable a todos los casos generales, o sea que debe acompañarse al escrito de oposición el Certificado de Registro de Marca, aunque esta oposición se verifique ante el Registrador en cuyo registro ya estuviese inscrita la marca». Sentencia No. 118, 11:30 A.M. del 14 de octubre de 1980, B.J. 273 (1980). 13. Siendo escritos los juicios administrativos y de lo contencioso administrativos el poder con que se debe gestionar en ellos debe constar en escritura pública (Arto. 71 Pr. Ord. 1). B.J. 145 de 1980. 14. La Corte Suprema de Justicia consideró nulo un poder escrito en inglés que no fue traducido. Sentencia No. 160, 11:00 A.M. del 22 de diciembre de 1980, B.J. 373 de 1980. 15. «Dado el caso que los conocimientos acerca de los nombres de productos médicos y fármacos que se expenden al público está reducido a un limitado número de personas, las que por su actividad de carácter eminentemente profesional o técnico están en íntima relación con campo basto de la medicina y de los productos que se elaboran para combatir las enfermedades de cualquier naturaleza que éstas sean y es a la gran masa de la población ajena a esos conocimientos, a las que el Estado de preferencia trata de proteger y velar por su bienestar y salud, lo mismo que aquellas personas que como la entidad comercial recurrente tiene un derecho patrimonial adquirido y debidamente registrado sobre su producto conocido como «EXOMYCOL», lo que ha probado en el juicio». Sentencia No. 34 de las 10:45 A.M. del 7 de marzo de 1983, B.J. 87 de 1983. 16. Se declaró con lugar el amparo por haberse incluido en la solicitud de la marca GENIOL, clase 3, productos higiénicos que corresponden a la 5. (GENIOL clase 5 vs. GENIOL clase 3). Sentencia No. 115, 11:00 A.M. 27 de junio de 1983, (B.J. 315 de 1983). 17. La Corte Suprema consideró que existía semejanza entre los nombre comerciales LABORATORIOS SOLKA, S.A. y 137


SOLCO BASLE LTD. Sentencia No. 156, 10:45 A.M., 16 de agosto de 1983 (B.J. 405 de 1983). 18. «Basta que una marca tenga un distintivo semejante en gráfica y fonética a otra, para que pueda inducir a error y originar confusión, siempre que pertenezcan a una misma clase». La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las marcas BENOXOL ROCHE y BENOXYL. Sentencia No. 228 11:00 A.M. del 16 de diciembre de 1983, B.J. 627 de 1983. 19. «Pues las palabras de otro idioma vienen a constituir el requisito de fantasía de la marca registrada, sin que para ello pueda invocarse como justificación el hecho de que tales términos hayan sido registrados por un «error del registrador» puesto que esa circunstancia no ha sido objeto de su examen y revocación mediante el trámite legal correspondiente como sería necesario hacerlo para poder aplicar las disposiciones contenidas en los incisos j) y k) del Arto. 10 del Convenio, y pues proceder de otra manera equivale a lesionar directamente derechos que han sido legalmente adquiridos. Así que el público lógicamente se guía por el sentido literal de la marca tal como está escrito y no mediante el que pueda resultar de una automática traducción dado que para ello tendría cada consumidor que conocer además el idioma en que la respectiva marca se encuentra inscrita, lo cual es sumamente difícil pues eso apenas lo puede hacer un porcentaje muy mínimo de nuestra población95 ". (LIGHTS y GOLDEN LIGHTS vs. KENT GOLDEN LIGHTS). Sentencia No. 71, 11:00 A.M. del 30 de abril de 1984. (B.J. 172 de 1984). 20. No ha lugar al amparo contra la resolución que acogió la oposición al registro de una marca para una vacuna veterinaria presentada por otra para productos medicinales y farmacéutiEs criticable esta opinión de la Corte Suprema porque el inglés es una lengua muy conocida en Nicaragua, incluso es hablada en la zona del Atlántico y como tal tiene uso oficial de conformidad con el Arto. 11 Cn. Además, como señalan los autores de Derecho Marcario, el recurrir a términos comunes o genéricos de otras lenguas es un ardid para evadir la prohibición de uso y registro como marcas, de tales términos en la lengua oficial de determinado país. 95

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cos, ya que son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente y están incluidas en la misma clasificación. Caso Rowachol vs. Orachol. Sentencia 10 : 45 a.m. del 30 de mayo de 1984 B.J. 164 de 1984. 21. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las marcas ROWACHOL y OROCHOL. Sentencia No. 60, 10:45 A.M. 30 de mayo de 1984, (B.J. 164 de 1984). 22. Ha lugar al amparo contra la resolución que declaró la deserción de la apelación contra el rechazo de la oposición al registro de una marca, aunque la recurrente se personó el décimo día después de emplazada, ya que el recurrido no había pedido la deserción dentro de los dos días siguientes al término del emplazamiento, como lo establece el Arto. 2005 Pr. Caso Bristol vs. Píldoras de Bristol. Sentencia 11 : a.m. del 11 de junio de 1984 B.J. 196 de 1984. 23. No existe ninguna disposición que establezca un plazo para ratificar una gestión oficiosa. No cabe el registro del nombre comercial THE REGINA CORPORATION por el registro previo de la marca REGINA, la primera comercializa la misma clase de productos que protege la segunda, lo que está expresamente prohibido por el Arto. 49 Inc. c) del Convenio Centroamericano. Sentencia No. 74, 11:00 A.M. 6 de junio de 1984, (B.J. 204 de 1984). 24. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las marcas IBOSTRIN e ISOPTIN. Sentencia No. 75, 10: 45 A.M. del 7 de junio de 1984 (B.J. 206 de 1984). 25. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las marcas GOLDEN DAWN y DAWN. Además la Corte dijo que el hecho de que dos marcas coexistan en varios países que no son partes del Convenio Centroamericano no es suficiente prueba contra la demanda de nulidad de la inscripción de una de ellas basada en semejanza entre ellas. Sentencia No. 76 de las 11: 00 A.M. del 7 de junio de 1984 (B.J. 209 de 1984). 139


26. «Sobre este particular estima el Tribunal Supremo, que si bien es cierto que la palabra «CORN» es un término que traducido del idioma inglés al español significa «maíz» y es genérico, la palabra «CHIPS» que en el idioma español tiene como significado «astillas», no es un término técnico ni genérico, el que bien puede significar al aplicarse a una clase de alimentos, un término de fantasía, que no tiene ninguna relación con el producto que distingue, pudiéndose considerar como un aspecto circunstancial del propio producto que se pretende introducir al mercado, cuando el mismo se rompe o desmenuza, pero nunca viene a constituir en sí, la denominación necesaria y precisa del producto conocido en el comercio como maíz». Sentencia No. 158 de las 10:45 A.M. del 19 de noviembre de 1984 (B.J. 402 de 1984). 27. La Corte Suprema consideró que existía semejanza entre las marcas DOPAMET y NUPAMET. Sentencia No. 165, 12:00 M. 6 de diciembre de 1984, (B.J. 164 de 1984). 28. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las marcas RINAZOL y SINAZOL. Sentencia No. 203 de las 11: 00 A.M. del 11 de diciembre de 1985, (B.J. 403 de 1985). 29. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas BRIS y BLITZ. Sentencia No. 29 de las 10:45 A.M. del 1 de abril de 1986, (B.J. 49 de 1986). 30. La Corte Suprema consideró que existía semejanza entre las marcas OPTISON y OPTIKON. Sentencia No. 32 de las 10:45 A.M. del 2 de abril de 1986, (B.J. 55 de 1986). 31. «La «similitud» entre marcas es materia que cae bajo los sentidos del «Juzgador» sin que tal hecho requiera de procedimientos especiales». La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas PRESTO y PRESTOBIL96. SenEn esta sentencia la Corte Suprema de Justicia incurrió en un verdadero error de hecho. La única diferencia entre las dos marcas es la sílaba BIL. Si se siguiera el criterio que el agregarle una sílaba a una marca inscrita hace registrable a la solicitada 96

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tencia No. 67 de las 10:45 A.M. del 11 de junio de 1986, B.J. 134 de 1986. 32. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas ZANTAC y ZANATE. Sentencia No. 80 de las 11: 00 A.M. del 16 de junio de 1986, (B.J. 159 de 1986). 33. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas SYNETRIM y SINTROM. Sentencia No. 113 de las 11: 00 A.M. del 4 de septiembre de 1986, (B.J. 244 de 1986). 34. «Por lo dicho puede apreciarse la importancia y el valor que la «Marca» puede adquirir para su titular, y justamente, se ha señalado que ella puede constituir el principal activo de un negocio. Indirectamente, y aunque no es su fin inmediato, la marca desempeña otra función: sirve al público de garantía sobre la proveniencia u origen de los productos que consume.» Existe semejanza entre las marcas SASSON y SANSON. Sentencia No. 159 de las 12:00 M. del 7 de noviembre de 1986, B.J. 350 de 1986. 35. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas MAXICAN y PAXIPAM. Sentencia No. 46 de las 11: 30 A.M. del 10 de marzo de 1987, (B.J. 99 de 1987). 36. La Corte Suprema consideró que existía semejanza entre las marcas VITAMINETS y VIDAMINAS. Sentencia No. 86 de las 10:45 A.M. del 11 de mayo de 1987, (B.J. 153 de 1987).

se violarían impunemente los derechos de los titulares de las marcas inscritas. En la sentencia de las 11: 00 A.M. del 23 de septiembre de 1955, la Corte Suprema dijo: «La Corte Suprema cree que la apreciación que los Tribunales de Instancia hacen de la identidad o parecido sustancial de dos marcas de fábrica, solo pueden impugnarse por error de hecho cuando la equivocación es evidente, esto es, que se ve a primera vista, sin esfuerzo ni razocinio, como cuando la equivocación es acerca de colores o acerca de una cifra».

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37. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas ALGESAL y ATLETAL. Sentencia No. 77 de las 11: 00 A.M. del 22 de abril de 1987, (B.J. 137 de 1987). 38. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas LOTRIAL y LOTRIDERM. Sentencia No. 102 de las 10:45 A.M. del 21 de mayo de 1987, (B.J. 180 de 1987). 39. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas FLAMINON y FLAMARION. Sentencia No. 109 de las 11: 00 A.M. del 25 de mayo de 1987, (B.J. 191 de 1987). 40. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza entre las marcas EMICINA y EMCIDE. Sentencia No. 117 de las 11: 00 A.M. del 2 de junio de 1987, (B.J. 207 de 1987). 41. «Del examen de ambas marcas se observa que las dos constan de siete letras compuestas en tres sílabas: VI-NI-SAN e HI-NO-SAN y las cuales ni fonética ni gráfica o ideológicamente son semejantes, es decir ni vistas ni escuchadas ambas marcas pueden originar una confusión entre los consumidores». Sentencia No. 40 de las 11: 00 A.M. del 4 de marzo de 1988 (B.J. 56 de 1988). 42. El Tribunal de Apelaciones de Managua declaró la semejanza entre las marcas VAPORUB y VAPO II. La parte perdidosa recurrió de casación, pero se declaró la caducidad del recurso. Sentencia No. 120 de las 10:00 A.M. del 17 de diciembre de 1990, B.J. 238 de 1990. 43. Ninguna ley faculta al mencionado Ministro para delegar las funciones que le son propias e inherentes a su cargo como las que le confiere el párrafo final del Arto. 4º del Decreto 2-L de fecha 3 de abril de 1968. Tal criterio ha sido sostenido en las siguientes sentencias del Supremo Tribunal de Justicia: a) La No. 48 de las 10 y 45 minutos de la mañana del 22 de junio de 1994; b) La No. 85, de las 10 y 45 minutos de la mañana del 24 142


de octubre de 1994, visible en el Boletín Judicial página 180 de ese año y c) la No. 33 de las 10 y 30 minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996.

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Bibliografía 1. Pedro Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. 2. David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario. 3. Mario Palma Ibarra, Protección Marcaria en Nicaragua. 4. Justo Nava Negrete, Derecho de las Marcas. 5. César Sepúlveda, Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 6. Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights. 7. Santiago Larraguibel Zavala, Derecho de Autor y Propiedad Industrial. 8. Barldo Kresalja R., Comentarios al Decreto Ley 26122 (del Perú) sobre represión de la competencia desleal publicado en DERECHO nº 47, diciembre 1993, de la Pontificia Universidada Católica del Perú. 9. Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial. 10. OMPI, Protección contra la Competencia Desleal. 11. Luis Eduardo Berone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas. 12. Oscar Etcheverry, Piratería Marcaria. 13. José Antonio Gómez Segade, El secreto industrial (knowhow); concepto y protección. 14. Yves Saint-Gal, La Protección de las marcas notorias en el Derecho Comparado. 144


15. Vladimir García-Huidrobro Amunátegui, Legislación sobre Propiedad Industrial. 16. Francesco Carnelutti, Usucapión de la Propiedad Industrial. 17. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. 18. Tulio Ascarelli, Teoría de la Concurrencia de los bienes inmateriales, Ed. Bosch, Barcaelona 1970. 19. Carlos M. Correa, «Necesidad, lineamientos, alcances y propuestas específicas de reforma del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en la Revista del Derecho Industrial, números 16 a 18, año 6, pág. 488. 19. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas Derecho de Marcas, pág. 93, Tomo II. 20. François Contensou La marca, la eficiencia económica y la formación de los precios. 21. Juan José Otamendi: «Competencia desleal», De. Avanzadi, Pamplona 22. Revista Trademark World 23. Revista ASIPINFORMA 24. La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, varios autores, dirigida por Alberto Bercovitz. 25. Revista DERECHOS INTELECTUALES, publicada por ASIPI. 26. Revista TRADEMARK REPORT 27. Revista del Derecho Industrial, Editorial Depalma 145


28. Boletines Judiciales. 29. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. 30. Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial 31. Convenciones Internacionales sobre Propiedad Industrial.

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MANUAL PROPIEDAD INDUSTRIAL.pdf

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